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Zur Strategie der Benutzung ihrer Marke nach der Eintragung.

Herzlichen Glückwunsch: Ihre deutsche Marke oder Ihre Unionsmarke wurden erfolgreich eingetragen. Doch war es das schon? Kann mir nun niemand mehr meine Marke nehmen?
Ganz so einfach ist es nicht. Die Markenanmeldung und die Markeneintragung war der erste Schritt für eine tatsächlich erfolgreiche und starke Marke. Nun haben sie die Chance, ihre Marke auszubauen, zu verteidigen und weiter zu entwickeln. Dieses Potenzial sollten Sie aktiv nutzen: je besser sie ihre Marke pflegen, umso mehr Vorteile haben sie.

1. Benutzung ihrer Marke

Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Domain, die sie einfach registrieren und brachliegen lassen können, müssen Sie eine Marke auch geschäftlich nutzen. In den ersten fünf Jahren nach Eintragung Ihrer Marke haben sie noch eine so genannte Benutzungsschonfrist. Das bedeutet, dass Sie in dieser Zeit vollen Markenschutz genießen für alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen, ohne dass Sie die Marke tatsächlich im Verkehr benutzen müssen. Spätestens ab dem sechsten Jahr jedoch müssen Sie die Marke benutzen, da sie ansonsten angreifbar ist. Ihre Marke kann bei mangelnder Benutzung auf Antrag gelöscht werden. Des weiteren können Sie eine nicht benutzte Marke nicht effektiv verteidigen. Auch nach Ablauf der ersten fünf Jahre Benutzungsschonfrist können Sie den Markenschutz verlieren, wenn sie nach erfolgter Nutzung die Marke für einen Zeitraum länger als fünf Jahre nicht benutzen. Insofern sollten Sie die Marke, wenn sie den eingetragen wurde, auch im geschäftlichen Verkehr benutzen.

Bei der Unionsmarke reicht es aus, wenn sie die Marke in einem relevanten Teil der Europäischen Union verwenden. Es reicht also aus, wenn sie die Unionsmarke z.B. nur in Deutschland verwenden.

Die Marke muss in jedem Fall ernsthaft benutzt werden. Im Zweifel müssen Sie also auch Rechnungen über erfolgte Verkäufe unter Nutzung des Markennamens vorlegen. Es empfiehlt sich, die Benutzung ihrer Marke von Zeit zu Zeit zu dokumentieren. Das heißt sie sollten zum Beispiel in regelmäßigen Abständen Dokumente wie Flyer, Angebotslisten, Kataloge, Webseiten und Rechnungen betreffend die Nutzung ihrer Marke dokumentieren und so archivieren, damit Sie im Fall eines Markenkonflikts problemlos darauf zurück greifen können. Nicht selten ist es schwierig, nach einigen Jahren, eine frühere Benutzung zu beweisen.

Wenn Sie Ihre Marke nicht selbst benutzen können, so macht es gegebenenfalls Sinn, die Marke zu veräußern oder sie zu lizenzieren. Andernfalls kann die Marke mangels Benutzung wertlos werden.

2. Verteidigung ihrer Marke

Ihre Marke kann an Unterscheidungskraft verlieren, wenn Sie zum Beispiel zu einer gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist. Sie sollten also im eigenen Interesse Dritte davon abhalten, ihre Marke unbefugt zu verwenden.

Das DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) und das EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) prüfen bei Anmeldung und Eintragung einer neuen Marke nicht, ob diese Marke gegebenenfalls mit älteren Marken kollidiert. Sie müssen also damit rechnen, dass Dritte ein Zeichen, das ihrer Marke ähnlich oder mit ihrer Marke identisch ist, beim Markenamt erneut anmelden kann. Daher lohnt es sich, dass sie ihre Marke durch eine Markenüberwachung schützen lassen. Im Rahmen einer Markenüberwachung können wir feststellen, wenn Dritte eine mit ihrer Marke kollidierende Marke anmelden wollen. Wir können Sie dann so rechtzeitig informieren, dass Sie gegen diese neue Marke zum Beispiel einen Widerspruch einlegen können. So stellen Sie sicher, dass ihre Marke wirklich exklusiv bleibt und nicht verwässert wird.

Wenn Sie feststellen, dass Dritte ohne Ihre Erlaubnis ihre Marke im geschäftlichen Verkehr verwenden, so sollten Sie dies zunächst nur dokumentieren und den Verletzer dann über einen Anwalt abmahnen lassen. Wenn Sie erst selber eine Abmahnung, d.h. eine Aufforderung zur Unterlassung der Verwendung des Markennamens, aussprechen, dann laufen Sie zum einen Gefahr, dass sie nicht ernst genommen werden und zum anderen können sie so regelmäßig die Kosten bei späterer Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erstatten lassen.

Ihre Marke kann aber auch nach Eintragung angegriffen werden. Im Rahmen eines Widerspruchs kann zum Beispiel eine deutsche Marke auch nach ihrer Eintragung gelöscht werden. Bei der Unionsmarke muss ein Widerspruch noch vor Eintragung eingelegt werden. Aber auch wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, kann ihre Marke gelöscht werden. Nämlich dann, wenn Dritte meinen, dass sie bessere ältere Rechte haben, die mit ihrer Marke kollidieren (relative Schutzhindernisse). Oder wenn Dritte meinen, dass ihre Marke zu Unrecht eingetragen wurde, weil sie zum Beispiel zum Zeitpunkt der Anmeldung beschreibend und freihaltebedürftig war (absolute Schutzhindernisse).

3. Weiterentwicklung ihrer Marke

Wortmarke v. Wort-Bildmarke (Logo)
Im Laufe der Jahre kann sich ihre Marke weiterentwickeln. Diese Entwicklung, zum Beispiel die Neugestaltung eines Logos, sollten Sie bereits bei Anmeldung ihrer Marke ins Auge fassen. Wenn Sie zum Beispiel ein Logo als Marke eintragen lassen und dieses später ändern, so kann hier der Markenschutz für das ursprüngliche Logo verfallen durch nicht weitere Benutzung. Eine neue Anmeldung ihrer Marke kann erforderlich werden. Das ist markenrechtlich etwas unglücklich. Deshalb empfiehlt es sich, bereits bei Anmeldung der Marke darüber nachzudenken, hier eher eine Wortmarke als eine Wort- Bildmarke anzumelden. Dann können Sie das Logo gestalten wie Sie wollen. Wir beraten Sie gerne hierüber.

Erweiterung einer Marke
Wenn sich das Einsatzgebiet ihrer Marke im Laufe der Jahre ändert, d.h. sie erschließen neue Bereiche für die sie ihre Marke verwenden, so kann es erforderlich werden, dass ihre Markeneintragung auch breiter aufgestellt wird. Nachdem sie allerdings eine bestehende Markeneintragung nicht erweitern können, so wird hier regelmäßig die Neuanmeldung einer weiteren Marke erforderlich. Im Zweifel können wir Sie gerne beraten, wie hier der richtige Weg ist in Ihrem Fall. Bei Anmeldung ihrer Marke sollten Sie bereits die kommenden fünf Jahre im Blick haben und überlegen, was sie alles mit ihrer Marke realistischerweise vorhaben. Dann kann eine solche Neuanmeldung gegebenenfalls vorab vermieden werden. Nachdem ihre Marke aber dem Benutzungszwang unterliegt, macht es auch keinen Sinn, dass man von vornherein sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen meiner Markenanmeldung beansprucht.

internationale Markenanmeldung
Weiter kommt natürlich auch die räumliche Ausweitung ihrer Marke in Betracht. Nachdem der Markenschutz nur auf das Gebiet begrenzt ist, für das die Marke eingetragen ist, muss man bei räumlicher Expansion darüber nachdenken, die Marke auch in anderen Ländern zu schützen. Wenn Sie bei Anmeldung schon wissen, dass sie über die Grenzen Deutschlands hinaus in der Europäischen Union aktiv werden, so macht gegebenenfalls von Anfang an die Unionsmarke Sinn. Sie sollten auch die Prioritätsfrist beachten. Melden Sie Ihre Marke innerhalb von sechs Monaten nach Anmeldung ihrer ersten Marke auch in weiteren Ländern an, so können Sie dort das Datum der Anmeldung der ursprünglichen Marke beanspruchen. Das ist im Markenrecht sinnvoll, da es immer darauf ankommt, wessen Marke zuerst angemeldet wurde. Die ursprüngliche Marke nennt man in dem Fall Basismarke. Den Schutz dieser Basismarke kann man aber auch nach Ablauf dieser Prioritätsfrist auf andere Länder erstrecken. Wenn Sie daran interessiert sind, so senden Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wunschländern und wir erstellen Ihnen eine Kostenübersicht und einen möglichen Weg zur Erweiterung des Schutzes ihrer Basismarke auch in diesen Ländern.

Unseren Kostenrechner (Amtsgebühren) für eine internationale Marke finden Sie hier: Kostenrechner IR Marke

Das Symbol „R im Kreis“ sollte erst dann verwendet werden, wenn die Marke im Markenregister eingetragen wurde und auch nur solange sie eingetragen ist (Ende der Schutzfrist einer Marke beachten!). Wird das “R im Kreis” verwendet, obwohl eine Marke nicht (mehr) eingetragen ist, kann dies ein wettbewerbswidriger Verstoß sein, der zu unterlassen ist.

Wie sollte das (R)-Symbol verwendet werden?

Dabei sollte dieses Zeichen exakt hinter der Marke gesetzt, die auch tatsächlich eingetragen ist, um eine Irreführung zu vermeiden. Denn die Verkehrskreise gehen davon aus, dass es eine eingetragene Marke genau dieses Inhalts gibt, wenn hinter der Marke das Zeichen „R im Kreis“ angebracht ist (BGH, Urt. v. 26.02.2009 I ZR 219/06, Rn. 15; Thermoroll).
Erlaubt sind nur geringfügige Abweichungen, die, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Das setzt indessen voraus, dass der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 – I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 – Kellogg’s/Kelly’s).

Das heißt, dass grundsätzlich nur die angemeldete Form geschützt ist. Allerdings soll dem Markeninhaber ein gewisser Gestaltungsspielraum gewährt werden. Die Rechtsprechung beurteilt den Schutzumfang einer Marke entsprechend der Frage, welche Benutzung rechtserhaltend ist. Man unterscheidet daher zwischen unschädlichen und schädlichen Benutzungsformen. Allerdings lassen sich in der Rechtsprechung keine klaren Kriterien herausarbeiten. Die Gerichte entscheiden stark einzelfallbezogen nach dem Gesamtbild der Marke. Zu unterscheiden ist weiter, welcher Teil der Marke verändert wird, der Wortbestandteil oder der Bildbestandteil.

Kann ich mein Markenlogo auch verändert verwenden?

Unschädlich ist die Veränderung des Wortbestandteils durch Abweichung von der angemeldeten Groß- und Kleinschreibung (Réa/REA; BiP/BIP) oder ein abweichender Schrifttyp (Normalschrift statt eingetragener Konturschrift). Abweichungen in der Buchstabenfolge können unschädlich sein, wenn das Wort nach der Veränderung noch immer die gleiche Bedeutung hat und gleich ausgesprochen wird. Dasselbe gilt bei Buchstabenverdoppelung oder –austausch (KURANT/CURANT). Weiter ist z.B. der Wegfall eines Bindestrichs oder das Hinzufügen oder Weglassen eine Genitiv oder Plural –s unschädlich.
Bei Veränderungen innerhalb Wort-Bildzeichen sind geringfügige graphische Änderung unschädlich (heller Hintergrund statt grauer Hintergrund; modernisierte Teekannendarstellung) oder die Umkehr des schwarz/weiß Verhältnisses, ebenso die farbliche Ausgestaltung einer in schwarz/weiß angemeldeten Marke. Allerdings ist ein strengerer Maßstab anzuwenden, wenn die Schutzfähigkeit des Zeichens auf der bildlichen Ausgestaltung des Schriftzugs beruht. Schädlich ist beispielsweise die spiegelbildliche oder gedrehte Darstellung des an sich selben Bildelements oder das Hinzufügen von graphischen Bestandteilen, die eine zur Veränderung des Gesamteindrucks führen.

Im Zweifel sollte man dies prüfen lassen und eine neue Marke (Wort-Bildmarke) anmelden lassen.

[Foto: Bild von Birgit Kinder, DPMA DE302010041093]

Im Auftrag unserer Mandantin, Frau Birgit Kinder, haben wir einen Antrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, um die Marken “Test the Rest” (Eintragung von 2010 und Eintragung von 2011) löschen zu lassen.

Die ESG East Side Gallery Merchandising GmbH hatte diese zuvor angemeldet und für zahlreiche Merchandising Artikel (Papierwaren, Schmuck, Bekleidung, Spiele etc.) als Marke schützen lassen. Die Marken erschöpfen sich in der Widergabe des berühmten Mauerbild von Birgit Kinder: der Trabant, der scheinbar die Berliner Mauer durchbricht.

Leider geschah die Anmeldung als Marke ohne Zustimmung der Künstlerin. Und leider wurde die Marken nach bisherigem Kenntnisstand nur verwendet, um Dritte abzumahnen.

Nachdem auch Dritte abgemahnt wurden, denen die Künstlerin an sich die Nutzung ihres Bildes z.B. für die Erstellung von Postern erlaubt hatte, wurde Frau Kinder erst aufmerksam auf die Markenanmeldung. Der Aufforderung an die East Side Merchandising GmbH, dies zu unterlassen und die Markenanmeldungen zurückzunehmen, kam diese nicht nach. Im Gegenteil liess sie die Künstlerin abmahnen, weil diese sich der Verwertung der Marken angeblich unrechtmäßig in den Weg stellte. Das ist paradox, da die Künstlerin niemals ihr Einverständnis gab, dass ihr eigenes Bild als Marke angemeldet wird.

Überdies besteht an Bildern, die dauerhaft z.B. an öffentlichen Plätzen oder an öffentlich zugänglichen Bauwerken angebracht sind, die so genannte Panoramafreiheit, § 59 UrhG. Die Rechte des Urhebers sind dort stark eingeschränkt und er kann sein Werk nur schwerlich selber wirtschaftlich verwerten. Wie das Urteil des Bundespatentgerichts “Hooschebaa” ( BPatG, Beschluss vom 21.08.2008 – 27 W (pat) 30/08) zeigt, ist die Anmeldung eines solchen Werkes als Marke in der Regel nicht möglich. Man spricht dann von der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung. Insbesondere natürlich auch dann, wenn sich die Marke gegen den eigentlichen Urheber oder deren Erben wendet und im Ergebnis nur zum Zwecke der Abmahnung verwendet wird.

So sehen wir das auch im vorliegen Fall des Mauerbildes “Test The Rest” von Birgit Kinder. Das Kunstwerk hätte ohne Zustimmung der Künstlerin gar nicht als Marke eingetragen werden dürfen, da es dem Urheberrecht unterliegt. Und darüber hinaus darf ein Kunstwerk, welches der Panoramafreiheit unterliegt, nicht über den Umweg der Markenanmeldung letztlich von Dritten monopolisiert werden.

Ohne Gestattung durch den oder die Inhaber des Urheberrechts greift die Monopolisierung an der bildlichen Wiedergabe der urheberrechtlich geschützten Figur, die mit der Begründung des Markenschutzes als einem neben dem Urheberrecht stehenden eigenen Schutzrecht zwangsläufig verbunden ist, aber in die Rechte Dritter – nämlich des Inhabers oder der Inhaber des Urheberrechts – ein, was für sich genommen bereits eine Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet.

(BPatG “Hooscheeba”)

Nicht zuletzt ist die wahre East Side Gallery mit seinen Künstlern mittlerweile ein starkes Stück deutscher Kultur- und Kunstgeschichte. Sie muss erhalten werden. Und sie muss geschützt werden, gegen solche Versuche “feindlicher Übernahmen”. Daher engagieren wir uns mit und für unsere Mandantin, die Marken löschen zu lassen, damit ihr Mauerbild “Test The Rest” wieder frei ist. Ein Beispiel, dem weitere folgen könnten…

Zeichen müssen schutzfähig sein, damit sie auch als Marke registriert werden können.

Schutzfähig sind sie dann, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof sind Wortmarken dann unterscheidungskräftig, wenn kein für die relevanten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. weiter darf es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln, welches vom Verkehr, sei es auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Das ist bei Fantasiebezeichnungen vorrangig der Fall. Meist auch bei Logos. Jedoch kommt es immer wieder vor, dass Markenanmelder in ihren Logos Wappen, Flaggen oder andere Staatszeichen abbilden. Eventuell auch Zeichen, die diesen Wappen sehr nahe kommen.

Der Schutz von Zeichen jedoch, welche “Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten”, ist jedoch gem. § 8 Abs. 2 Ziff. 6 MarkenG ausgeschlossen. Staatszeichen an sich sind über den Markenschutz hinaus geschützt (vgl. etwa § 90a StGB).

Insofern sollte man hier von der Anmeldung der Marke Abstand nehmen.