Liquids sind in aller Munde. Nicht nur sprichwörtlich. E-Zigaretten sind auf dem Vormarsch und damit geht auch schon der Konkurrenzkampf los. Ähnlich wie bei Parfümplagiaten (“duftet wie Joop”/ “wie Calcin Klein” etc.) versuchen auch Hersteller der so genannten liquids, der Flüssigkeiten für E-Zigaretten, ihre Produkte in die Nähe bereits bekannter Geschmacke und Tabakwaren zu bringen.

Chinesische Hersteller sind dabei ganz findig und nutzen Namen, die dann so ähnlich klingen wie das Vorbild.

Die Top Ten der fake-liquids aus einer der Kanzlei Breuer Lehmann vorliegenden “E-Liquid Flavor List” eines chinesischen Herstellers liest sich wie folgt:

1. “Desert Ship” für “Camel” (da war einer ganz ausgefuchst…)
2. “Fortune Strike” für “lucky strike”
3. “Congress” für “Parliament”
4. “Ken” für “Kent”
5. “Parmal” für “Pall Mall”
6. “Peter” für “Peter Stuyvesant”
7. “my seven” für “mild seven”
8. “Dromedary Menthol” für “Camel Menthol”
9. “Energy Cow” für “Red Bull”
10. “Winson” für “Winston”

Nicht zu vergessen die aus derzeitigen markenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen bekannte Marke Davidoff, deren Inhaberin Reemtsma Cigarettenfabrik GmbH gegen Namen wie D’Doff / D’Dov oder Dovidaf u.a. vorgeht.

Nachdem die Kosten einer solchen Abmahnung mit EUR 2744,00 von der abmahnenden Kanzlei Luther angesetzt werden, sollte man sich im Vorfeld fachkundig beraten lassen, ob denn der eigene Webshop den markenrechtlichen Anforderungen genügt oder ob man sich potentiell Abmahnungen einhandelt. Spannend bleibt, ob der chinesische Hersteller den deutschen Händlern unter die Arme greift, diese überhaupt aufklärt und im Falle der Abmahnung die Kosten übernimmt. Oder lässt er die Händler im Regen stehen?

Auf jeden Fall sollte man versuchen, den Hersteller mit in die Verantwortung zu nehmen, da doch einige Händler von E-Zigaretten und E-Liquids durch diese relativ hoch angesetzten Kosten einen Großteil ihrer Gewinne einbüßen werden.

Hinsichtlich der Kosten ist sicherlich zu sagen, dass die 1,5 Gebühr der Kollegen nach der neueren Rechtsprechung des BGH zu hoch erscheint. Der achte Senat hat hier kürzlich entschieden (BGH, Urt. v. 11.07.2012 – VIII ZR 323/11), dass ein Anwalt nicht die 1,5 Gebühr als Regelgebühr verlangen dürfe, sondern nur, wenn die Tätigkeit des Anwalts auch umfangreich oder schwierig war (Anm. zu Nr. 2300 VV RVG). Bei Abmahnungen, die mehr oder weniger schon fertig in der Schublade liegen und eine ganze Reihe von Fällen mit leichten Modifikationen bedienen, kann man davon sicher nicht sprechen.

Gerne unterstützen wir Sie, sollten Sie hier Beratungsbedarf haben.

Das LAG München hat zu Recht einen Antrag auf Herabsetzung des Streitwerts zurückgewiesen (§ 142 MarkenG), da es der Antragsgegner bei klarer Rechtslage durch sein (stures) Verhalten erst zu dem Verfahren hatte kommen lassen.

Was war geschehen?

Der Kläger, vertreten durch die Kanzlei Breuer Lehmann, hatte erfolgreich eine einstweilige Verfügung aus dessen Unternehmenskennzeichen (§ 5 MarkenG) gegen den Betreiber eines Online-Shops erwirkt. Dieser musste daraufhin auch seine Dawanda- und facebook-Präsenz unter dem strittigen Markennamen schließen. Eine vorherige Abmahnung hat der Beklagte -trotz nochmaligen Nachfassens- ignoriert. Statt bei der eindeutigen Rechtslage rechtzeitig einzulenken und weitere durch das anschließende Verfügungsverfahren Kosten dadurch zu vermeiden, hat der Beklagte seinerseits -sinnlos- beim DPMA eine Marke angemeldet und ist ausserdem dem Händlerbund beigetreten. Beides eindeutig zu spät.

Erst nachdem wir die einstweilige Verfügung aus Markenrecht beantragt haben und diese dann auch erlassen wurde, hat der Beklagte durch seinen Rechtsanwalt reagiert. Dieser hat gegenüber dem Gericht dann Prozesskostenhilfe beantragt (=der Staat solle erst mal für seine Prozesskosten aufkommen). Das wurde zunächst mangels Erfolsgaussichten vom Gericht zurückgewiesen. Sodann hat er sich der einstweiligen Verfügung unterworfen, zur Reduzierung seiner Kosten jedoch Antrag auf Herabsetzung des Streitwerts gestellt.

Streitwertbegünstigung im Markenrecht

In § 142 MarkenG (Streitwertbegünstigung) heisst es dazu:

Macht in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, […] eine Partei glaubhaft, daß die Belastung mit den Prozeßkosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, daß die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts bemißt.

HINWEIS: Nach dem Streitwert, der vom Gericht festgesetzt wird und in Markensachen in aller Regel 50.000 EUR aufwärts beträgt, bemessen sich die Prozesskosten. Man muss also nicht 50.000 EUR an den Gegner zahlen, sondern “nur” die Gebühren hieraus begleichen. Das sind in dem Fall EUR 1.641,96 EUR.

Dabei ist zu beachten:

Allein die schlechte finanzielle Lage der beantragenden Partei rechtfertigt noch keine Streitwertbegünstigung (OLG Karlsruhe WRP 1981, 660; OLG Stuttgart WRP 1982, 489; KG WRP 1984, 20). Die Streitwertbegünstigung bezweckt allein eine Anpassung des Kostenrisikos an die wirtschaftliche Lage der beantragenden Partei. Wenn eine Kreditaufnahme nach den konkreten Umständen zuzumuten ist, dann fehlt es an einer erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen Lage (Fezer, MarkenG, § 142, Rn. 8).

Sprich: Man kann nicht einfach die Herabsetzung des Streitwerts und letztlich eine Art “Rabatt” auf die Kosten des Rechtsstreits beantragen, nur weil man das Geld gerade nicht aus der Portokasse bezahlen kann.

“Eine Streitwertherabsetzung findet bei rechtsmißbräuchlicher Prozessführung nicht statt.”

Im hiesigen Fall kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Beklagte viel früher hätte reagieren können und müssen. Dann hätte er sich auch die weiteren Kosten (der gerichtlichen Durchsetzung) erspart. Er kann aber nicht tatenlos zusehen, wie immer mehr Kosten entstehen und dann den Antrag auf Herabsetzung des Streitwerts stellen. Diese Art und Weise der Prozessführung wertet das Gericht zu Recht als rechtsmißbräuchlich und wies den Antrag daher zurück.

Fazit: So kann es gehen. Wenn man eine markenrechtliche Abmahnung erhält, sollte man diese genau prüfen (lassen). Wenn dann die Rechtslage eindeutig ist -was ja schon selten genug der Fall ist-, sollte man dann auch die entsprechende Konsequenz(en) ziehen. Das kann auch mal bedeuten, dass man eine (modifizierte) Unterlassungserklärung abgibt. Besser beraten ist man aber, wenn man es nicht so weit kommen lässt!

Zeichen müssen schutzfähig sein, damit sie auch als Marke registriert werden können.

Schutzfähig sind sie dann, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof sind Wortmarken dann unterscheidungskräftig, wenn kein für die relevanten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. weiter darf es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln, welches vom Verkehr, sei es auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Das ist bei Fantasiebezeichnungen vorrangig der Fall. Meist auch bei Logos. Jedoch kommt es immer wieder vor, dass Markenanmelder in ihren Logos Wappen, Flaggen oder andere Staatszeichen abbilden. Eventuell auch Zeichen, die diesen Wappen sehr nahe kommen.

Der Schutz von Zeichen jedoch, welche “Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten”, ist jedoch gem. § 8 Abs. 2 Ziff. 6 MarkenG ausgeschlossen. Staatszeichen an sich sind über den Markenschutz hinaus geschützt (vgl. etwa § 90a StGB).

Insofern sollte man hier von der Anmeldung der Marke Abstand nehmen.

7 Tipps für eine erfolgreiche Marke.

Marken sind ein zentraler Wert eines erfolgreichen Unternehmens. Um eine Marke erfolgreich zu führen und zu verteidigen, stehen die folgenden 7 Markenregeln im Fokus:

Regel 1: Wer zuerst kommt mahlt zuerst: Melden Sie Ihre Marke so früh wie möglich an.

Sie können ihre Marke am besten schützen, wenn Sie die Marke vor allen anderen angemeldet haben. Denn im Markenrecht gilt das Prioritätsprinzip: Wer seine Marke zuerst angemeldet hat, der hat die stärkeren Rechte und kann sich gegen spätere auch ähnliche Markenanmeldungen rechtlich wehren. Wenn Sie eine Markenidee haben, dann melden Sie sie am besten heute noch an!

P.S.: Das gilt insbesondere für Geschmacksmuster. Wollen Sie ein Design schützen lassen, so darf dies nicht älter als ein Jahr sein. Also bitte nicht der Öffentlichkeit präsentieren, dann zu lange warten und dann anmelden. Denn ist das Design nicht mehr neu, so ist der Schutz nichts wert und andere können es nach Belieben kopieren. Daher melden Sie das Muster am besten noch vor der ersten Veröffentlichung an!

Regel 2: Führen Sie vor der Markenanmeldung eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durch.

Die Markenämter prüfen nicht, ob bereits identische oder ähnliche ältere Marken mit besseren Rechten (Prioritätsprinzip) eingetragen sind. Wenn Sie dort eine Markenanmeldung in Auftrag geben, so kann es durchaus sein, dass die Marke angemeldet wird, Sie als Markeninhaber aber kurz darauf im Rahmen eines Widerspruchs oder über eine Abmahnung vom Inhaber der älteren Marke angegriffen werden. Beauftragen Sie also am besten einen auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, der eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durchführt und so spätere Konflikte vermeiden hilft. Eine lohnende Investition, wenn man bedenkt, dass eine Abmahnung alleine leicht 2 – 3.000 € Kosten nach sich ziehen kann.

Regel 3: Überlegen Sie sich, in welchen Markenklassen Sie Ihre Marke nutzen wollen.

Es gibt 45 verschiedene Klassen für Waren- und Dienstleistungen (Nizzaer Klassifikation). In den Gebühren für eine Markenanmeldung sind 3 Klassen inklusive. Diese Klassen sollten Sie in aller Regel auch nutzen. Die Registrierung Ihrer Marke in weiteren Markenklassen erweitert zwar Ihren Markenschutz, jedoch fallen ab der 4. Klasse weitere Gebühren bei den Markenämtern an und auch die Wahrscheinlichkeit späterer Konflikte erhöht sich. Überlegen Sie also vor Anmeldung Ihrer Marke, welche Klassen (Produkte und Dienstleistungen) Sie mit Ihrer Marke besetzen wollen.

Regel 4: Nutzen Sie Ihre registrierte Marke auch.

Wird eine Marke eingetragen und registriert, so hat der Markeninhaber ein Monopol in diesem Bereich, Produkte und Dienstleistungen unter der eingetragenen Marke anzubieten. Da ein solches Monopol wirtschaftlich genutzt werden soll, muss eine Marke auch nach spätestens fünf Jahren auch benutzen. So lange hat der Markeninhaber eine Schonfrist, während der er bereits gegen Markenverletzer vorgehen kann. Danach muss er jedoch im Zweifel beweisen, dass er die Marke auch für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen (Markenklassen) benutzt. Daher sollte eine Marke auch absehbar tatsächlich benutzt werden.

Regel 5: Überwachen Sie den Markt.

Die Markenämter informieren den Markeninhaber nicht, wenn eine andere, möglicherweise kollidierende Marke eingetragen wird. Schon gar nicht wird der Wettbewerb auf Markenverletzungen überwacht. Sie müssen daher selber ein Auge darauf haben, ob jemand in Ihrem geschützten Bereich Ihre Marke verletzt. Auf das Markenrecht spezialisierte Anwälte können Ihnen dabei komfortabel und günstig helfen. Auch tmdb.de wird Ihnen hier in Kürze hilfreiche Markentools an die Hand geben.

Regel 6: Betreiben Sie aktiven Markenschutz durch Widerspruch, Abmahnung oder Klage.

Hat man nun eine erfolgreiche Marke und tummeln sich plötzlich weitere Anbieter unter ähnlichen, verwechslungsfähigen Markenzeichen, so muss der Markeninhaber aktiv gegen diese vorgehen, damit Ihre Marke nicht verwässert wird. Nicht nur dass eine Verwässerungsgefahr eine Voraussetzung ist, vor Gericht zu gehen. Ist ein Markt durch mehrere ähnliche Marken so stark verwässert, dass der Verbraucher gar nicht mehr die Herkunft der Marke (Herkunftsfunktion der Marke) feststellen kann, so laufen Sie als Markeninhaber trotz prioritätsälterer Rechte Gefahr, dass Ihre Marke zum Gattungsbegriff wird. Sie müssen dann im schlimmsten Fall die „Nebenbuhler“ dulden (Beispiele: Walkman oder Tempo).
Insofern sollten Sie als Markeninhaber Ihre Marke aktiv durch Erhebung eines Widerspruchs beim DPMA, durch Abmahnung oder Klage vor den Gerichten -in Eilfällen die einstweilige Verfügung- schützen und so Ihren Markenanspruch verteidigen.

Regel 7: Ziehen Sie einen auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt eher früher als später zu Rate.

Der auf Markenrecherche, Markenanmeldung, Markenschutz und Markenverteidigung spezialisierte Rechtsanwalt kann Ihnen teure Zurückweisungen bei der Markenanmeldung. Weiter minimiert er durch eine fundierte Ähnlichkeitsrecherche –die wir stets empfehlen- das spätere Risiko, in einem möglichen Rechtsstreit zu unterliegen. Und er bewahrt Sie vor teuren Unterlassungserklärungen, die sich im Nachhinein als falsch oder zu weitgehend herausstellen, von denen man aber schwer „herunterkommt“. Investieren Sie in Ihre Marke und in Ihr Unternehmen. Investieren Sie im Vorhinein auch in eine entsprechende rechtliche Begleitung Ihrer Markenrecherche und Markenanmeldung, damit Ihre Marke sich zu einer starken Marke entwickeln kann, auf das Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg stützen können.

Als Inhaber einer eingetragenen Marke haben Sie das ausschließliche Recht, diese Marke im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. So können Sie schnell und einfach durch eine vergleichsweise kleine Investition in Ihr Unternehmen Ihre Produkte oder Dienstleistung in Ihrem Markt schützen. Wird Ihre Marke kopiert oder imitiert so können Sie den Markenverletzter rechtlich in seine Schranken weisen.

Umgekehrt sollten Sie auch einen Markenschutz in Erwägung ziehen, wenn Sie diese eher als passiven Schutz verwenden wollen. Beispiel: Unternehmer A führt schon lange ein gut laufendes Produkt unter einer tollen und individuellen Bezeichnung. Das Produkt macht leicht 40% seines Umsatzes und Gewinns aus. Jetzt kommt Unternehmer B und lässt sich diese Bezeichnung als Marke schützen. ist die Marke erst einmal angemeldet verbietet er Unternehmer A gleich dessen weitere Verwendung…. Auch das wäre ein Fall, in dem Markenschutz absolut Sinn macht.

Ihre Markenanmeldung für Deutschland oder Europa können Sie auf www.volkerlehmann.com durch Rechtsanwalt Lehmann prüfen lassen und in Auftrag geben.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i. S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann. (Leitsatz BGH)

Aus den Gründen:
“Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenfähigkeit der angegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen) des Spielbausteins; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch bedingt. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder Gebrauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Markenschutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen technisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei davon auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der Spielbausteine in einem Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Verbindung und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der Noppen stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der Noppen, ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für die erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch erforderlich i. S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu können, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80 – Philips/ Remington). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede stehenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegriffene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v. 20. 11. 2003 – I ZB 48/ 98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 – Transformatorengehäuse; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 – Rasierer mit drei Scherköpfen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 – Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16 – Fronthaube).
Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Noppen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische Gestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individualisierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht festgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Markeninhaberin als übergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind.”

BGH, Beschluss vom 16. 7. 2009 – I ZB 53/ 07 – Legostein; Bundespatentgericht (Lexetius.com/2009,4009)