Wie mehrere Nachrichtenportale meldeten(Bild, Focus, Gala), muss Jan Josef Liefers seine Band in umbenennen, da sich eine “Death-Metal”-Band beim US-Patentamt den Namen “Oblivion” hat schützen lassen.

Was uns wundert: Die US-Band Oblivion, die angeblich der Grund der Namensänderung sein soll, existiert erst seit 2007 und hat eine Marke in den USA erst 2012 schützen lassen (USPTO 85511004). Die Band Oblivion um Jan Josef Liefers hingegen ist bereits seit 2006 deutschlandweit aktiv. Nachdem im Marken- und Kennzeichenrecht das Prioritätsprinzip gilt – wer war zuerst unter dem Markenzeichen aktiv? – kann diese Band also nicht der Grund für die Umbenennung der Liefers-Band Oblivion in Radiodoria sein.

Im Gegenteil. Auch Liefers Band “Oblivion” hat durch die Nutzung Ihres Namens seit über 10 Jahren (“Seit 2001 mit Jan Josef Liefers und Oblivion unterwegs.”) einen Markenschutz erlangt- Nämlich den Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG. Als Inhaber des Unternehmenskennzeichens “Oblivion” könnten Liefers & Co. Ihrerseits den US-Rockern die Nutzung ihres Namens hier in Deutschland untersagen, § 15 Abs. 2 MarkenG. Wahrscheinlich musste die US-Band herhalten, weil eine Schlagzeile wie “Brutralo Rocker nehmen Jan Josef Liefers den Bandnamen weg” einfach griffiger klingt. Liefers selbst nennt auf facebook keinen konkreten Grund, warum der Name geändert werden musste.

Das Unternehmenskennzeichen ist ein häufig unterschätztes Recht im Markenrecht. Es entsteht mit der Benutzung im geschäftlichen Verkehr und gewährt dem Inhaber ein ausschließliches Recht zur Nutzung des Namens – wie eine Marke. Da es nicht selten Nachweisprobleme gibt, seit wann in welcher Form und von wem das Zeichen genutzt wurde, ist die eingetragene Marke zwar das vorzuziehende Schutzrecht. Bei einer amtlichen Eintragung muss man schlicht nicht über die Existenz des Rechts diskutieren. Aber in einem Fall wie Liefers` Oblivion ist es unserer Ansicht Erfolg versprechend, sich mit diesem Recht gegen mögliche Unterlassungsbegehren Dritter zur Wehr zu setzen und entgegenstehende jüngere Marken gar löschen zu lassen.

Da die Mitteilung von Jan Josef Liefers sich auch nicht auf einen bestimmten Markeninhaber bezieht, ist vielmehr davon auszugehen, dass die Gründe für die Umbenennung woanders liegen. Das Computerspiel-Unternehmen ZeniMax Media Inc. hat z.B. “Oblivion” EU-Marken für die, bei Bands besonders relevanten, Waren und Dienstleistungen “bespielte CDs” und “Unterhaltungsdienstleistungen” eingetragen (CTM 004377231 ). Letztere jedoch auch erst seit 2010 (CTM 009341926). Zudem ist auch eine deutsche Wortbildmarke “Oblivion” der Plattenfirma SPV unter anderem für Tonträger eigetragen (DE30576628).

Keine der Marken ist jedoch seit 2001 eingetragen, sondern wurde erst ab 2005 bei den Markenämtern angemeldet. Es wäre interessant zu wissen, wer also hinter den angeblich älteren Rechten steht. Aus den für Deutschland relevanten Markenregistern ergibt sich hierzu nichts.

Im Ergebnis ist auch auch ohne die Anmeldung einer Marke nicht nachvollziehbar, warum die Band “Jan Josef Liefers & Oblivion” in “Radiodoria” umbenannt werde muss. Die Band ist seit über 10 Jahren aktiv und dies sollte auch durch Gastspielverträge, Plakate oder ähnliches belegbar sein. Da somit bereits vor der Gründung der US-Metal Band und auch bereits vor allen Eintragungen ins Markenregister der Bandname Oblivion als Unternehmenskennzeichen verwendet wurde, würde sich das hieraus folgende Schutzrecht “Unternehmenskennzeichen” gegen die ersichtlichen Rechte der Unternehmen und der Band durchsetzen.

[title size=”2″]HINTERGRUND[/title]

Eine Umbenennung von Bands auf Grund von entgegenstehenden Rechten Dritter kommt immer wieder vor. Beispiele hierfür sind die Bands Linkin Park, die vorher Hybrid Theory hieß, oder die “Band ohne Namen”, die sich nach einem Rechtsstreit mit der Allianz Versicherung nicht mehr “Die Allianz” nennen durfte.

Solche Umbenennungen sind zum einen emotional belastend, da man sich an den Bandnamen gewöhnt hat und damit identifiziert. Es kann aber auch zu finanziellen Einbußen führen, da eine mit dem alten Bandnamen verbundene Bekanntheit nur schwer auf den neuen übertragen werden kann und möglicherweise bereits produzierte CDs vernichtet werden müssen.
Es stellt sich daher die Frage, wie eine solche zwangsweise Umbenennung vermieden werden kann und der eigene Bandname geschützt werden kann.

1. Namensrecht § 12 BGB

Grundsätzlich sind Bandnamen bereits durch das Namensrecht nach § 12 BGB geschützt. Voraussetzung ist lediglich, dass der Name Unterscheidungskraft besitzt (also nicht bei “Band” oder “Musiker”) und auch verwendet wird. Bereits durch die Verwendung des eigenen Bandnamens kann also anderen Bands untersagt werden, den selben Namen zu benutzen.

2. Unternehmenskennzeichen § 5 Abs. 1, 2 MarkenG

Wird der Bandnamen im geschäftlichen Verkehr verwendet, beispielsweise beim Abschluss eines Gastspielvertrages, so genießt er Schutz als sogenanntes Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 1, 2 MarkenG. Ausreichend ist eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf die Band, auf Grunde dessen man auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen kann (BGH GRUR 2008, 1099, Nr. 16).

Der Schutz durch das MarkenG verdrängt das Namensrecht nach § 12 BGB und man kann dann gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG Dritte, die den Bandnamen oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzen, die geeignet ist Verwechslungen mit dem Bandnamen herbeizuführen, auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Grundsätzlich setzt sich eine solche geschäftliche Bezeichnung auch gegen eine später erfolgte Markeneintragung eines Dritten durch, indem ein Anspruch auf Löschung der jüngeren Marke gemäß § 12 MarkenG besteht. Dieser Anspruch muss jedoch gerichtlich durchgesetzt werden. Da für ein solches Verfahren die Landgerichte zuständig sind, muss man sich hierbei durch einen Anwalt vertreten lassen.

Zudem können gemäß § 15 Abs. 5 MarkenG Schadensersatzansprüche, sowie Vernichtungs- und Rückrufansprüche gemäß § 18 MarkenG und Auskunftsansprüche nach § 19 MarkenG bestehen.
Unabhängig davon, ob man eigene Rechts aus einer geschäftlichen Bezeichnung geltend machen will, eine jüngere Marke löschen lassen will oder sich gegen aus einer solchen Marke geltend gemachten Ansprüche wehrt, lässt sich der Schutz des Bandnamens als geschäftliche Bezeichnung nur durchsetzen, wenn er auch vor Gericht bewiesen werden kann. Es besteht daher immer das Risiko, die frühere Verwendung des Bandnamens nicht beweisen zu können. Dies gilt gleichfalls, falls eine andere Band aus ihrem eigenen angeblich älterem Namensrecht oder dem Recht am Unternehmenskennzeichen vorgeht. Desweiteren besteht außerdem das Risiko, dass der Bandname auf Grund der nur regionalen Tätigkeit einer Band auch nur in diesem Gebiet Schutz genießt und nicht in der gesamten Bundesrepublik. Außerdem endet der Schutz, mit der Beendigung der Tätigkeit als Band, was wiederum zu Beweisschwierigkeiten dahingehend führen kann, ob die Band noch aktiv ist.

3. Eintragung als Marke

Zur Vermeidung dieses Risikos ist es möglich, den Bandnamen als Marke eintragen zu lassen. Hierdurch erlangt der Bandname zusätzlichen Schutz als Marke und es ist Dritten gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG insbesondere untersagt, den Bandnamen oder ein ähnliches Zeichen für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die der Bandname eingetragen wurde.

Der Schutz als Marke beginnt mit der Eintragung ins Markenregister. Somit entfällt bereits das Risiko, die Verwendung nachweisen zu müssen. Desweiteren genießt die Marke Schutz in der gesamten Bundesrepublik, beziehungsweise bei Gemeinschaftsmarken für ganz Europa. Markeneintragungen können außerdem Schutz für Waren außerhalb des Tätigkeitsbereichs der Band bieten, beispielsweise für Fanartikel. Der Schutz besteht auch bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit und endet auch nicht bereits mit der Einstellung der Tätigkeit, sondern nach § 49 MarkenG frühestens nach 5 Jahren.

“Hat der Betreiber einer Internetplattform Anzeigen im Internet geschaltet, die über einen elektronischen Verweis unmittelbar zu schutzrechtsverletzenden Angeboten führen, treffen ihn erhöhte Kontrollpflichten. Ist der Plattformbetreiber in diesem Zusammenhang auf klare Rechtsverletzungen hingewiesen worden, muss er die über die elektronischen Verweise in seinen Anzeigen erreichbaren Angebote auf problemlos und zweifelsfrei erkennbare Schutzrechtsverletzungen überprüfen.”
BGH, Urteil vom 16. 5. 2013 – I ZR 216/11 – Kinderhochstühle im Internet II; OLG Hamburg

Betreiber einer Internetplattform, die es Dritten ermöglichen dort Angebote, Auktionen oder Kleinanzeigen einzustellen waren bisher regelmäßig priviliegiert, was die Haftung für die Inhalte der Plattform angeht. Uns interessieren hier vornehmlich Markenverletzungen oder Verletzungen von Designs (Geschmacksmustern). Nach Ansicht der Rechtsprechung hat der Betreiber einer Plattform nämlich nur eine neutrale Position inne, die ihn bisher nicht dazu verpflichtet hat, aktiv nach etwa markenverletzenden Plagiaten in “seinen” Inhalten zu stöbern und zu entfernen. Er stellt nur die Plattform dar. Die Inhalte liefern die Nutzer der Plattform.

Verlässt der Betreiber der Plattform aber seine neutrale Stellung und bindet Markenverletzungen oder Plagiate in seine Werbung (Adwords) ein, so kann er dafür haftbar gemacht werden. Im konkreten Fall hatte eBay Adwords-Anzeigen mit dem bekannten Kinderhochstuhl und dem entsprechenden Markennamen “Tripp Trapp” geschaltet (Beispiel “Tripp-Trapp Stuhl jetzt bei eBay kaufen” o.ä.). Problematisch war, dass der Link dann zu der Suchergebnisliste, den Angeboten bei eBay zu dem Markennamen zeigte. Dort waren nicht nur Original-Markenprodukte gelistet, sondern auch Plagiate bzw. Stühle anderer Markenhersteller.

Einer allgemeinen Prüfungspflicht von Diensteanbietern im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG für die von Nutzern auf ihre Server eingestellten Dateien steht § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG entgegen. Danach sind Diensteanbieter nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. Nach dieser Vorschrift, die auf Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 über den elektronischen Geschäftsverkehr beruht, sind Überwachungspflichten allgemeiner Art ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen sind dagegen Überwachungspflichten in spezifischen Fällen. Diensteanbieter, die von Nutzern bereitgestellte Informationen speichern, müssen außerdem die nach vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfalt aufwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindern (Erwägungsgrund 48 der Richtlinie 2000/31; vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2010 – I ZR 155/09, GRUR 2011, 617 Rn. 40 = WRP 2011, 881 – Sedo; Urteil vom 12. Juli 2012 – I ZR 18/11, BGHZ 194, 339 Rn. 19 – Alone in the Dark).

Nach diesen Maßstäben ist es der Beklagten als Betreiberin einer Internethandelsplattform grundsätzlich nicht zuzumuten, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 1025 Rn. 109 ff. und 139 – L’Oréal/eBay; BGH, Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 57/09, BGHZ 191, 19 Rn. 21 – Stiftparfüm; für einen Internetserviceprovider EuGH, Urteil vom 24. November 2011 – C-70/10, GRUR 2012, 265 Rn. 47 bis 54 – Scarlet/SABAM; für den Betreiber eines sozialen Netzwerks EuGH, Urteil vom 16. Februar 2012 – C-360/10, GRUR 2012, 382 Rn. 33 = WRP 2012, 429 – Netlog/SABAM). Wird sie allerdings auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen, muss sie nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch Vorsorge treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Schutzrechtsverletzungen kommt (BGHZ 158, 236, 252 – Internet-Versteigerung I; BGH, Urteil vom 30. April 2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 Rn. 51 = WRP 2008, 1104 – Internet-Versteigerung III; BGHZ 191, 19 Rn. 21 f. – Stiftparfüm; vgl. auch EuGH, GRUR 2011, 1025 Rn. 119 und Rn. 141 bis 143 – L’Oréal/eBay).

Diese Maßstäbe können allerdings nur dann uneingeschränkt gelten, solange die Beklagte ihre neutrale Stellung als Betreiberin der Internetplattform nicht verlässt. Übernimmt der Plattformbetreiber dagegen eine aktive Rolle durch Schaltung von Anzeigen, die unmittelbar zu schutzrechtsverletzenden Angeboten führen, treffen ihn regelmäßig weitergehende Prüfungspflichten.

Es kommt im Übrigen gar nicht so selten vor, dass eBay Adword-Anzeigen schaltet. Ob das automatisiert geschieht, ist nicht bekannt. Wenn aber redaktionell Adwords mit Markennamen für eBay erstellt werden, dann dies eine klare Markenverletzung darstellt, wenn dann nicht nur die Markenprodukte sondern auch Konkurrenzprodukte oder gar Plagiate beworben werden.

Im Recht der europäischen Gemeinschaftsmarken gibt es eine tolle Möglichkeit, ältere nationale Marken in europäische Marken umzuwandeln, ohne dabei den wertvollen Zeitrang, die wertvolle Priorität Ihrer Marke zu verlieren.

Umwandlung Ihrer deutschen Marke in eine europäische Gemeinschaftsmarke

Haben Sie schon eine deutsche Markenanmeldung, so können Sie diese ohne Verluste in eine europäische Gemeinschaftsmarke umwandeln. Bei Anmeldung der europäischen Marke nimmt man durch Bezug auf die ältere nationale Marke im Rahmen der so genannten Seniorität diesen älteren Zeitrang mit in die europäische Marke. Allerdings nur das Land betreffend, aus dem Ihre frühere Marke stammt. Haben Sie im Jahr 2005 eine deutsche Marke angemeldet und melden nun eine europäische Marke unter Inanspruchnahme der Seniorität an, so können Sie sich in Deutschland immer auf das Anmeldedatum in 2005 beziehen. Für die übrigen europäischen Mitgliedstaaten hat die neue EU-Marke dann den Zeitrang der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

Sie können so die deutsche Marke “auslaufen lassen” und nur noch mit der EU-Marke agieren. Das spart zum einen Kosten für die Verwaltung Ihres Markenportfolios und ist zum anderen auch einfacher zu überschauen, da Sie dann Ihre Marken nur noch in einem Register und nicht mehr in zwei Registern führen müssen.

Akzeptiert das europäische Harmonisierungsamt, welches zuständig für die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist, die beanspruchte Seniorität, so informiert es das nationale Amt hierüber.

Will man später wieder von der europäischen Marke zurück zur rein nationalen Anmeldung, der deutschen Marke aus 2005 in unserem obigen Beispiel, dann kann man die Gemeinschaftsmarke auch zurückwandeln in die nationale Marke. Die ursprüngliche Priorität für 2005 bleibt so erhalten, auch wenn die Gemeinschaftsmarke später wegfällt und die deutsche Marke zwischenzeitlich ausgelaufen ist.

Seniorität ist nicht gleich Priorität

Die Priorität bei Markenanmeldungen hingegen bedeutet, dass die Marke einen bestimmten Zeitrang hat. Diesen kann man über eine internationale Registrierung in Länder außerhalb der Basismarke (=Ihre deutsche Marke) übernehmen, wenn die Anmeldung der IR-Marke innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldung der Basismarke erfolgt. Wenn Sie bei Anmeldung Ihrer Marke schon wissen, dass Sie den Schutz dieser ins Ausland erstrecken wollen, dann sollten Sie unbedingt diese Prioritätsfrist beachten.

Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen der Markenanmeldung zur Beanspruchung von Seniorität und / oder Priorität.

Oder: Was ist der Unterschied zwischen dem TM-Zeichen und dem ®-Zeichen?

TM R im Kreis Copyright Bild

TM R im Kreis oder Copyright

Das TM-Zeichen kommt aus dem angloamerikanischen Raum und steht dort für ein Zeichen, welches im geschäftlichen Verkehr tatsächlich wie eine Marke benutzt wird (Trademark). Durch den Zusatz “TM” zeigt der Inhaber des Zeichens, dass er Markenschutz für das Zeichen beansprucht. Denn anders als in Deutschland entsteht dort primär Markenschutz durch Benutzung, während hier Markenschutz durch Registrierung einer Marke vor dem deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Harmonisierungsamt (HABM, Europäische Marke) entsteht.

Das ® (“R im Kreis”) steht für eine registrierte, d.h. nicht nur angemeldete, sondern tatsächlich eingetragene Marke. Es wird in aller Regel von Markeninhabern verwendet und sollte wenn dann direkt an dem Zeichen stehen, welches als Marke tatsächlich registriert ist.

[tagline_box link=”/leistungspakete-markenanmeldung-geschmacksmuster/” button=”Jetzt eigene Marke anmelden” title=”Beispiele für eingetragene Marken und ihr Kennzeichnung” description=”‘Adidas® Turnschuh’ und nicht ‘Adidas Turnschuh®‘”][/tagline_box]

Ohne eingetragene Marke ist die Verwendung von TM oder ® regelmäßig wettbewerbswidrig

Verwendet man das Zeichen TM oder ® in Deutschland, ohne dass man eine Marke besitzt, dann ist dies wettbewerbswidrig und kann abgemahnt werden (BGH  Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 219/06 – Thermoroll (OLG Karlsruhe)). Es ist weiter irreführend, wenn man die Zeichen TM oder ® an den Bestandteil einer tatsächlich registrierten Marke setzt, der für sich genommen nicht schutzfähig ist. Man sollte das ® auch nicht an ein Logo heften, wenn tatsächlich nur das Wort geschützt ist und umgekehrt. Ein weiterer Fall der Irreführung der Verwendung von Markenzeichen kann vorliegen, wenn man das ® für eine Marke verwendet, die nicht für die beworbenen Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist.

Beispiel: Das Zeichen “XY ®” wird verwendet, um ein Restaurant zu bewerben, obwohl die Marke nicht für Dienstleistungen eines Restaurants geschützt ist.

Das Zeichen © wird hingegen für urheberrechtlich geschützte Werke verwendet und hat mit einer Marke zunächst nichts zu tun.

Das Kammergericht Berlin hat kürzlich entschieden, dass es nicht irreführend sei, wenn man in Deutschland das TM-Zeichen für eine angemeldete aber noch nicht eingetragene Marke verwendet.

Leitsatz
1. Der angesprochene deutschsprachige Verkehr wird, soweit ihm das TM-Symbol für “Unregistered Trademark” bekannt ist, die Verwendung dieses Symbols in Deutschland nahe liegend dahin verstehen, dass insoweit eine Markeneintragung beantragt worden ist.

2. Soweit Teile des angesprochenen Verkehrs einem Missverständnis (insbesondere Gleichsetzung mit dem Symbol “R im Kreis”) unterliegen, kann – wenn tatsächlich ein Markeneintragungsverfahren (mit einem einschlägigen Schutzbereich) anhängig ist – dies der Annahme einer wettbewerbsrechtlichen Irreführung im Rahmen einer Interessenabwägung entgegenstehen.

aus den Gründen

“Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich des im deutschsprachigen Internetauftritt der Antragsgegnerin verwendeten™-Zusatzes bei dem Slogan “Claim Your Right™” (in der Antragsschrift gestellter Verfügungsantrag zu Ziff. 2) verneint, § 5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 UWG.

Ein kleines hochgestelltes “TM” ist im angloamerikanischen Rechtskreis das Symbol für “Unregistered Trademark”. In diesem Rechtskreis ist dies der Fachbegriff für eine (noch) unregistrierte Warenmarke. Im angloamerikanischen Rechtskreis bewirkt das Symbol einen erhöhten Rechtsstatus (vergleiche Wikipedia.org “Unregistered Trade Mark”). Insoweit unterscheidet sich das TM-Symbol gerade von dem Symbol “R im Kreis” als Symbol im angloamerikanischen Rechtskreis für eine eingetragene Marke (zum Symbol “R im Kreis” und eine wettbewerbsrechtliche Irreführung vergleiche BGH, GRUR 2009, 888, TZ. 15 – Thermoroll; GRUR 1990, 364, juris Rn. 34ff – Baelz; Senat, MarkenR 2003, 360, juris Rn. 102; OLG Düsseldorf, NJW-Wettbr 1997, 5, juris Rn. 27; OLG Stuttgart, WRP 1994, 136, juris Rn. 13; das Symbol “R im Kreis” weitgehend gleichsetzend mit dem TM-Symbol: Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Auflage, § 5 Rn. 5.122).

Der vom Internetauftritt der Antragsgegnerin angesprochene deutschsprachige Verkehr, soweit ihm das TM-Symbol bekannt ist, wird die Verwendung dieses Symbols in Deutschland nahe liegend dahin verstehen, dass die Antragsgegnerin insoweit eine Markeneintragung beantragt hat. Dies trifft vorliegend auch zu. Ausweislich des von der Antragstellerin vorgelegten vorprozessualen Schriftwechsels verwendete die Antragsgegnerin die hier streitgegenständliche Aussage mit dem TM-Symbol während der Zeit, in der sie eine entsprechende europäische Markenanmeldung (mit einem auch hier einschlägigen Schutzbereich) betrieben hatte. Deshalb scheidet eine Irreführung dieses Teils des angesprochenen Verkehrs, der den objektiv richtigen Aussagegehalt erkennt, von vornherein aus.
[…]
Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung überwiegt dann der Schutz dieser Verbraucher nicht das Interesse der Antragsgegnerin, mit der Verwendung des TM-Symbols wahrheitsgemäß auf das laufende Antragsverfahren vor dem Markenamt hinzuweisen und damit den Rechtsverkehr und insbesondere Konkurrenten vor einer Verwendung des Slogans zu warnen. Es bleibt dann dem Rechtsverkehr und den Konkurrenten überlassen, eigenständig das Risiko zu beurteilen, ob der Antrag auf Eintragung der Marke (mit einem Schutzumfang, wie ihn der Zusammenhang aus der Verwendung des TM-Symbols durch die Antragsgegnerin nahe legt) Erfolg haben und der Verwender dann sogleich markenrechtlich in Anspruch genommen werden kann.”

Kommentar: wir meinen, die Rechtslage in Deutschland zur Verwendung bei bislang nicht eingetragenen Marken ist unsicher. Insofern empfehlen wir stets, die Eintragung einer Marke abzuwarten und erst dann das “R im Kreis” oder das “TM” zum Hinweis auf die Markeneintragung zu verwenden.

[Foto: Bild von Birgit Kinder, DPMA DE302010041093]

Im Auftrag unserer Mandantin, Frau Birgit Kinder, haben wir einen Antrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, um die Marken “Test the Rest” (Eintragung von 2010 und Eintragung von 2011) löschen zu lassen.

Die ESG East Side Gallery Merchandising GmbH hatte diese zuvor angemeldet und für zahlreiche Merchandising Artikel (Papierwaren, Schmuck, Bekleidung, Spiele etc.) als Marke schützen lassen. Die Marken erschöpfen sich in der Widergabe des berühmten Mauerbild von Birgit Kinder: der Trabant, der scheinbar die Berliner Mauer durchbricht.

Leider geschah die Anmeldung als Marke ohne Zustimmung der Künstlerin. Und leider wurde die Marken nach bisherigem Kenntnisstand nur verwendet, um Dritte abzumahnen.

Nachdem auch Dritte abgemahnt wurden, denen die Künstlerin an sich die Nutzung ihres Bildes z.B. für die Erstellung von Postern erlaubt hatte, wurde Frau Kinder erst aufmerksam auf die Markenanmeldung. Der Aufforderung an die East Side Merchandising GmbH, dies zu unterlassen und die Markenanmeldungen zurückzunehmen, kam diese nicht nach. Im Gegenteil liess sie die Künstlerin abmahnen, weil diese sich der Verwertung der Marken angeblich unrechtmäßig in den Weg stellte. Das ist paradox, da die Künstlerin niemals ihr Einverständnis gab, dass ihr eigenes Bild als Marke angemeldet wird.

Überdies besteht an Bildern, die dauerhaft z.B. an öffentlichen Plätzen oder an öffentlich zugänglichen Bauwerken angebracht sind, die so genannte Panoramafreiheit, § 59 UrhG. Die Rechte des Urhebers sind dort stark eingeschränkt und er kann sein Werk nur schwerlich selber wirtschaftlich verwerten. Wie das Urteil des Bundespatentgerichts “Hooschebaa” ( BPatG, Beschluss vom 21.08.2008 – 27 W (pat) 30/08) zeigt, ist die Anmeldung eines solchen Werkes als Marke in der Regel nicht möglich. Man spricht dann von der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung. Insbesondere natürlich auch dann, wenn sich die Marke gegen den eigentlichen Urheber oder deren Erben wendet und im Ergebnis nur zum Zwecke der Abmahnung verwendet wird.

So sehen wir das auch im vorliegen Fall des Mauerbildes “Test The Rest” von Birgit Kinder. Das Kunstwerk hätte ohne Zustimmung der Künstlerin gar nicht als Marke eingetragen werden dürfen, da es dem Urheberrecht unterliegt. Und darüber hinaus darf ein Kunstwerk, welches der Panoramafreiheit unterliegt, nicht über den Umweg der Markenanmeldung letztlich von Dritten monopolisiert werden.

Ohne Gestattung durch den oder die Inhaber des Urheberrechts greift die Monopolisierung an der bildlichen Wiedergabe der urheberrechtlich geschützten Figur, die mit der Begründung des Markenschutzes als einem neben dem Urheberrecht stehenden eigenen Schutzrecht zwangsläufig verbunden ist, aber in die Rechte Dritter – nämlich des Inhabers oder der Inhaber des Urheberrechts – ein, was für sich genommen bereits eine Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet.

(BPatG “Hooscheeba”)

Nicht zuletzt ist die wahre East Side Gallery mit seinen Künstlern mittlerweile ein starkes Stück deutscher Kultur- und Kunstgeschichte. Sie muss erhalten werden. Und sie muss geschützt werden, gegen solche Versuche “feindlicher Übernahmen”. Daher engagieren wir uns mit und für unsere Mandantin, die Marken löschen zu lassen, damit ihr Mauerbild “Test The Rest” wieder frei ist. Ein Beispiel, dem weitere folgen könnten…

“Ein Puff namens Mon Cherie*”

So oder so ähnlich titeln derzeit einige Schlagzeilen, die sich mit dem Rechtsstreit des Pralinenherstellers Ferrero und dem Münchner Bordell “Mon Cherie” befassen. Das “Mon Cherie” hatte zum Jahresanfang in München mit Werbeplakaten für sein Etablissement u.a. mit dem Spruch “Sie lieben Obst? Hier findet Man(n) die heißesten Früchtchen der Stadt!”. Die “W&V” hatte unter anderem darüber berichtet (Artikel). Die Nutzung des Namens “Mon Cherie”, die rot-rosa Aufmachung des Werbeplakats und der o.g. Spruch haben dem Pralienhersteller nicht gefallen, so dass er ohne Umschweife eine einstweilige Verfügung gegen die Werbung veranlasste und auch bekam. Das “Mon Cherie” legte dagegen Widerspruch ein. Den Fall kann man nämlich auch ganz anders entscheiden.

Grundlage für den Erlass der Verfügung war § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

“Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr […]
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.”

Markenverunglimpfung in der Rechtsprechung

Dazu gibt es Rechtsprechung. Die Marken Mars und Nivea waren einmal “Opfer” von Scherzartikelherstellen, die Kondomverpackungen mit der Aufschrift “Mars macht mobil, bei Arbeit, Sex und Spiel” bzw. Es tut Nivea als beim ersten Mal” versehen haben. Weiterlesen

Die Entscheidung von eBay, keine Waren (hier Bekleidung) auf seiner Verkaufsplattform zuzulassen, die der rechten Szene zugeordnet werden, wurde vom Landgericht Nürnberg-Fürth bestätigt.

Die Internetplattform eBay hat den Handel mit bestimmten, der rechtsextremen Szene zugeordneten Kleidungsmarken gesperrt. Das Unternehmen, dem diese Marken gehören, beantragte dagegen vorläufigen Rechtsschutz und ist damit in erster Instanz vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth gescheitert. Weiterlesen

Ich liebe ZUMBA… Falsch! Es heißt richtig: Ich liebe das ZUMBA Fitnessprogramm!
Rechtschreibungsmäßig oder aus einem grammatikalischen Blickwinkel betrachtet, ist der Satz „Ich liebe ZUMBA“ einwandfrei. Aber was ist hier falsch?! Finde den Fehler…
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Registrierte europäische Gemeinschaftsmarken können nachträglich gelöscht werden, wenn sie vom europäischen Markenamt auf Antrag für nichtig erklärt wurden oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens die Nichtigkeitserklärung beantragt wurde. Dies kann auch nach Ablauf der 3-monatigen Widerspruchsfrist geschehen. Man kann auch von einem Löschungsantrag sprechen.
Wird ein Antrag auf Löschung der Marke gestellt, so muss man sich zwingend verteidigen, will man verhindern, dass das Amt dem Antrag ungeprüft stattgibt.

Nichtigkeitserklärung nach Ablauf der Widerspruchsfrist möglich

Gemeinschaftsmarken können auf Antrag für nichtig erklärt werden, wenn absolute oder relative Eintragungshindernisse geltend gemacht werden. Derjenige, welcher die Nichtigkeitserklärung einer europäischen Gemeinschaftsmarke beantragt muss also Gründe begründet behaupten können, dass die Marke nie hätte eingetragen werden dürfen.
Absolute Eintragungshindernisse liegen z.B. vor, wenn die Marke nicht unterscheidungskräftig ist, gegen die guten Sitten verstößt oder aus nicht schutzfähigen geographischen Angaben besteht, vgl. Art 7 GMV.
Relative Eintragungshindernisse liegen vor, wenn bereits eine identische oder eine ähnliche Marke registriert ist und die Gefahr besteht, dass das adressierte Publikum die Marken miteinander verwechseln kann, Art 8 GMV.

Lange Fristen im Löschungsverfahren vor dem HABM

Für die Stellung eines Löschungsantrags gibt es keine Fristen. Wer allerdings ein älteres Recht hat und eine jüngere Gemeinschaftsmarke fünf Jahre lang duldet, kann danach nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aus relativen Gründen stellen (Verwirkung).

Die Kosten im Löschungsverfahren vor dem HABM?

Die Einreichung eines Antrags auf Löschung einer europäischen Gemeinschaftsmarke kostet 700 EUR Amtsgebühren zzgl. Anwalt, so man diesen durch einen Anwalt durchführen lässt.
Die Kosten trägt letztlich derjenige, welcher in einem Löschungsverfahren unterliegt. Er trägt die Gebühren und die sonstigen Kosten des anderen Beteiligten. Allerdings sind diese der Höhe nach begrenzt, d. h. es gibt Obergrenzen für den, der die Kosten tragen muss.

Wie lange dauert ein Löschungsverfahren?

Das kann man schlecht vorhersagen. Das Amt ist um eine rasche Bearbeitung bemüht, allerdings sind die Fristen im Löschungsverfahren schon relativ ausgedehnt, so dass man mit bis zu einem Jahr Bearbeitungsdauer rechnen muss.

Als Folge eines Löschungsverfahrens droht, dass die Marke ganz oder teilweise gelöscht wird.

Teil 1

I. Rechtliche Ausgangssituation

Grundsätzlich gewährleistet das MarkenG dem Inhaber eines Kennzeichens das umfassende und alleinige Benutzungsrecht an seinem geschützten Zeichen in dem geschützen Bereich (Klassifikation). Um die Monopolisierung seines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr sicherzustellen sieht das Markenrecht dem Benutzungsrecht korrespondierende Verbietungsrechte in Form von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen vor. Diesbezügliche Regelungen finden ihre gesetzliche Grundlage in §§ 14, 15 oder 17 II MarkenG. Diese sog. markengesetzlichen Verletzungsansprüche gelten jedoch nicht unbeschränkt. Das Interesse des Kennzeicheninhabers an der alleinigen Benutzung des Zeichens muss manchmal auch zurückweichen, insbesondere dann wenn die Benutzung bestimmter Arten von Angaben unmöglich gemacht würde, auf die andere Unternehmen angewiesen sind oder an denen zumindest im konkreten Verletzungsfall ein die Interessen des Kennzeichensinhabers überwiegendes Nutzungsinteresse Dritter anzuerkennen ist.

Diese juristische Problematik sollen folgende Beispielsfälle verdeutlichen: Darf ein Hersteller von Aluminiumrädern im Rahmen der Werbung die Marke eines exklusiven Sportwagens auf einer Abbildung dieses Sportwagens mit seinen Aluminimrädern verwenden, wenn Räder des Herstellers u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmt sind? Darf die Beschriftung einer Staubssaugerfiltertüte einen Vermerk enthalten, für welche Staubsauger sie verwendet werden kann? Dürfen Rasierklingen eines Hinweis enthalten für welche Rasierer sie geeignet sind? Darf eine KfZ Werkstatt unter Verwendung einer fremden Marke dafür werben, dass sie Autos einer fremden Marke instandsetzt, wartet oder verkauft?

Diese Beispiele ließen sich ins Unendliche weiterspinnen, doch zeigen sie deutlich das juristische Dilemma, das sich Verkäufer fremder Waren oder Herstellern von sogenannten No-name-Produkten im Rahmen der Produktwerbung stellen müssen.
Wie gestalte ich als Verkäufer meine Werbung beispielsweise im Rahmen eines Onlineshops für Produkte, die für Gebrauch von Waren fremder Marken bestimmt sind, ohne das Markenrechts des Inhabers zu unterlaufen? Die gleiche Frage stellt sich für das Angebot von Dienstleistungen, welche in Bezug auf Waren einer fremden Marke erbracht werden sollen.

Wir befinden uns hier in einer juristischen Zwickmühle: Einerseits gilt es das umfassende Benutzungsrecht des Kennzeicheninhabers zu beachten, andererseits statuiert das Gesetz gerade in § 23 MarkenG die kleine Rettungsinsel, die es erlaubt fremde Kennzeichens im Rahmen des eigenen Geschäftsverkehr zu benutzen. Also, wie erreicht man diese Rettungsinsel? Und wann hat man so juristisch gefestigten Boden erreicht, um nicht von der nächsten Abmahnwelle erfasst zu werden?

II. Rechtliche Anforderungen an die Werbung mit fremden Marken

Die Zulässigkeit eines Werbeeinsatzes fremder Marken ist in § 23 Nr.3 MarkenG gesetzlich verankert. Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Daraus lassen sich folgende Anforderungen für den Werbeeinsatz fremder Marken ableiten:

1. Vorliegen einer Bestimmungsangabe

Erstens muss es sich um eine Bestimmungsangabe handeln, wie z.B. „Rasierklingen passend für Rasierer XY“ oder „Staubsaugerfiltertüten geeignet für Staubsauer XY“.

2. Notwendigkeit der Bestimmungsangabe

Die Verwendung dieser Bestimmungsangabe muss des weiteren notwendig sein, d.h. der Öffentlichkeit kann eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung ohne Benutzung der Marke praktisch nicht übermittelt werden. Die Benutzung der fremden Marke muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um eine solche Benutzung zu liefern (vgl. EuGH GRUR 2005, 509- Gillette, Tz. 35.) Es genügt also nicht, dass die Angabe allgemein im Interesse der Abnehmer oder der Allgemeinheit an einem bestimmungsgemäßen Produktgebrauch liegt. Nicht jede Information, durch die der Verbraucher erfährt, wie das Produkt überhaupt einsetzbar ist, ist freigestellt, sondern nur die wirklich alternativlose (vgl. BGH GRUR 2005, 423, 425- Staubsaugerfiltertüten).

3. Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel

Als letztes darf die Benutzung der Marke auch nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Die Benutzung der Marke muss daher aufgrund richtlinienkonformer Auslegung des § 23 MarkenG unter Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel erfolgen (BGH GRUR 1999,992,995- BIG PACK).

Die Benutzung der fremden Marke entspricht dann den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, wenn sie den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise entgegensteht. Eine unlautere Benutzung liegt nach Ansicht des EuGH insbesondere in vier Fallgruppen vor, wenn sie (1) in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht, (2) den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt (3) die Marke herabsetzt bzw. schlechtmacht oder (4) eine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der geschützten Marke darstellt (EuGH GRUR 2005, 509 – Gillette, Tz. 49).

III. Ergebnis und rechtliche Würdigung

Dies bedeutet für unsere Ausgangsbeispielsfälle: Hinsichtlich der Rasierklingen hat der EuGH die Benutzung einer fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer von einem Dritten vertriebenen Ware als zulässig erachtet, da der Hinweis auf die fremde Marke notwendig ist, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung dieser Ware zu liefern (EuGH, Urteil vom 17. 3. 2005 – C-228/03- Gillette). Ebenso erklärte der BGH den Bestimmungshinweis der Staubsaugertüten (BGH, Urteil vom 20. 1. 2005 – I ZR 34/02 (OLG Nürnberg) sowie auch die Werbung für Aluminiumräder unter Verwendung der fremden Marke (BGH, Urteil vom 15. 7. 2004 – I ZR 37/01 (OLG Stuttgart) für zulässig. Der EuGH wendet seine Grundsätze hinsichtlich der notwendigen Bestimmungsangabe auch im Bereich der Dienstleistungen an, so dass ebenso eine Kfz-Werkstatt unter Verwendung einer fremden Marke werben darf, wenn sie Autos einer fremden Marke instandsetzt, wartet oder verkauft (EuGH, Urteil vom 23.02.1999 – C- 63/97).

Als Ergebnis ist daher festzuhalten: Die Rechtsprechung des EuGH sowie auch des BGH stellen eindeutig klar, dass die Benutzung einer fremden Marke unter den Voraussetzungen des § 23 MarkenG gestattet ist. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Rechtsprechung die einzelnen Anforderungen des § 23 MarkenG weiter konkretisieren wird. Ausgangspunkt wird aber immer der Einzelfall sein, so dass es weiterhin im konkreten Fall der Prüfung einer alternativlosen Notwendigkeit der Bestimmungsangabe sowie der Einhaltung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel bedarf.

(js)