Das Symbol „R im Kreis“ sollte erst dann verwendet werden, wenn die Marke im Markenregister eingetragen wurde und auch nur solange sie eingetragen ist (Ende der Schutzfrist einer Marke beachten!). Wird das “R im Kreis” verwendet, obwohl eine Marke nicht (mehr) eingetragen ist, kann dies ein wettbewerbswidriger Verstoß sein, der zu unterlassen ist.

Wie sollte das (R)-Symbol verwendet werden?

Dabei sollte dieses Zeichen exakt hinter der Marke gesetzt, die auch tatsächlich eingetragen ist, um eine Irreführung zu vermeiden. Denn die Verkehrskreise gehen davon aus, dass es eine eingetragene Marke genau dieses Inhalts gibt, wenn hinter der Marke das Zeichen „R im Kreis“ angebracht ist (BGH, Urt. v. 26.02.2009 I ZR 219/06, Rn. 15; Thermoroll).
Erlaubt sind nur geringfügige Abweichungen, die, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Das setzt indessen voraus, dass der Verkehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 – I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 – Kellogg’s/Kelly’s).

Das heißt, dass grundsätzlich nur die angemeldete Form geschützt ist. Allerdings soll dem Markeninhaber ein gewisser Gestaltungsspielraum gewährt werden. Die Rechtsprechung beurteilt den Schutzumfang einer Marke entsprechend der Frage, welche Benutzung rechtserhaltend ist. Man unterscheidet daher zwischen unschädlichen und schädlichen Benutzungsformen. Allerdings lassen sich in der Rechtsprechung keine klaren Kriterien herausarbeiten. Die Gerichte entscheiden stark einzelfallbezogen nach dem Gesamtbild der Marke. Zu unterscheiden ist weiter, welcher Teil der Marke verändert wird, der Wortbestandteil oder der Bildbestandteil.

Kann ich mein Markenlogo auch verändert verwenden?

Unschädlich ist die Veränderung des Wortbestandteils durch Abweichung von der angemeldeten Groß- und Kleinschreibung (Réa/REA; BiP/BIP) oder ein abweichender Schrifttyp (Normalschrift statt eingetragener Konturschrift). Abweichungen in der Buchstabenfolge können unschädlich sein, wenn das Wort nach der Veränderung noch immer die gleiche Bedeutung hat und gleich ausgesprochen wird. Dasselbe gilt bei Buchstabenverdoppelung oder –austausch (KURANT/CURANT). Weiter ist z.B. der Wegfall eines Bindestrichs oder das Hinzufügen oder Weglassen eine Genitiv oder Plural –s unschädlich.
Bei Veränderungen innerhalb Wort-Bildzeichen sind geringfügige graphische Änderung unschädlich (heller Hintergrund statt grauer Hintergrund; modernisierte Teekannendarstellung) oder die Umkehr des schwarz/weiß Verhältnisses, ebenso die farbliche Ausgestaltung einer in schwarz/weiß angemeldeten Marke. Allerdings ist ein strengerer Maßstab anzuwenden, wenn die Schutzfähigkeit des Zeichens auf der bildlichen Ausgestaltung des Schriftzugs beruht. Schädlich ist beispielsweise die spiegelbildliche oder gedrehte Darstellung des an sich selben Bildelements oder das Hinzufügen von graphischen Bestandteilen, die eine zur Veränderung des Gesamteindrucks führen.

Im Zweifel sollte man dies prüfen lassen und eine neue Marke (Wort-Bildmarke) anmelden lassen.

Rechte am Namen eines Musikfestivals

Nach 29 Jahren am Nürburgring zieht das Festival “Rock am Ring” im nächsten Jahr um. Dass mit diesem örtlichen Wechsel wohl auch ein Namenswechsel verbunden sein wird, wurde heute vom LG Koblenz im Wege des einstweiligen Rechtsschutz entschieden.

Tatsächlicher Hintergrund: Das Musikfestival “Rock am Ring” wurde von 1985 bis 2014 von Marek Lieberberg am Nürburgring veranstaltet. Nach der Insolvenz der Nürburgring GmbH und der Übernahme durch den Autozulieferer Capricorn kam es zu Unstimmigkeiten über den zukünftigen Anteil des Betreibers der Rennstrecke am Gewinn des Festivals. Hierauf kündigte Marek Lieberberg an, das Festival zukünftig an einem anderen Ort zu veranstalten. Nun möchte die Nürburgring GmbH dem Veranstalter per einstweiliger Verfügung untersagen lassen, ohne ihre Zustimmung ein Festival “Rock am Ring” zu nennen (SPON). Die Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH & Co. KG in Inhaberin der Marke DE2046294 angemeldet am 12.02.1993 in den Klassen 41 und 9 für Veranstaltung von Musikkonzerten und Unterhaltungsdarbietungen und Tonträger. Die Nürburgring GmbH ist Inhaberin der Marke DE39739614 angemeldet am 19.08.1997 in den Klassen 16, 18, 25, 28 unter anderem für Fotografien, Spielkarten, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen.

Rechtlicher Hintergrund: Auch für Veranstaltungen können Marken angemeldet werden. Zudem kann an der Bezeichnung einer Veranstaltung auch ein Titelschutz oder Schutz als Unternehmenskennzeichen bestehen. Titelschutz besteht nach der Rechtsprechung des BGH jedoch nur bei einer Reihe oder Serie von Konzertveranstaltungen. Die Veranstaltung von Konzerten, deren einzige programmatische Besonderheit ist, dass sie sich auf eine bestimmte Musikrichtung beziehen, wird vom Verkehr nicht als ein besonders bezeichnungsfähiges Werk angesehen. Solche Konzertveranstaltungen stellen eine Form der Dienstleistung dar, die allenfalls aufgrund besonderer Umstände entweder als individuelles Ereignis oder als eine einheitliche, in ihrer Gesamtheit bezeichnungsfähige Reihe oder Serie erscheinen und dann ausnahmsweise titelschutzfähig sein könnten (BGH, Urteil vom 17-05-1989 – I ZR 181/87) Wann eine Veranstaltung Titelschutz genießen kann wurde jedoch noch nicht höchstrichterlich entschieden (vgl. BGH, Urteil vom 12.11.2009 – I ZR 183/07 Rn. 33). Ein solches älteres Recht an einem Unternehmenskennzeichen oder Werktitel setzt sich auch gegen eine spätere Markeneintragung durch. Allein durch eine Markeneintragung kann dieses einmal bestehende Recht nicht mehr beseitigt werden.

Nach Bewertung des Koblenzer Gerichts, besteht ein Recht an dem Werktitel “Rock am Ring” bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die beide Parteien verbinde und noch existiere. Demzufolge dürfe keine Seite ohne Zustimmung der anderen anderswo ein Festival mit diesem Namen veranstalten. Das Gericht geht daher davon aus, dass die besonderen Umstände für den Werktitelschutz einer Musikveranstaltung im Fall “Rock am Ring” vorliegen und die Bezeichnung von beiden Parteien gemeinsam genutzt wurde.

Fazit: Wie die gerichtliche Auseinandersetzung zeigt, ist es empfehlenswert, bereits vor der Verwendung einer Bezeichnung für eine Veranstaltung als Veranstalter eine Marke anzumelden. Wird einmal mit der Benutzung begonnen, so können möglicherweise auch Rechte Dritter entstehen, die durch eine spätere Markenanmeldung nicht mehr beseitigt werden können. Auf Grund der fehlenden höchstrichterlichen Klärung, wann ein Werktitelrecht entsteht, besteht zudem auch die Gefahr, dass überhaupt kein Schutzrecht entsteht und Mitbewerber die Bezeichnung frei nutzen können.

Die Rechtsanwaltskanzlei MAS & P Rechtsanwälte verschickt im Auftrag der Romantik Hotels & Restaurants AG wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen durch die Benutzung des Zeichens “Romantik Hotel” für das Anbieten und Bewerben von Hotels im Internet. Der Kanzlei Breuer Lehmann Rechtsanwälte liegt mittlerweile eine Abmahnung vor, die sich gegen eine Internetseite richtet, auf der Hotels als “Romantik Hotel” beschrieben werden. Des Weiteren liegt uns eine Abmahnung vor, die sich gegen die Verwendung des Begriffs “Romantikhotel” als Google-Adword sowie eine Markenanmeldung “Romantikhotel (Zusatz)” wendet.

Die Romantik Hotels & Restaurants AG ist Inhaberin mehrerer “Romantik”-Marken. Beispielsweise ist die Wortmarke “ROMANTIK” mit dem Anmeldetag 08.01.2002 seit dem 25.09.2003 unter der Registernummer 02527109 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) für Dienstleistungen der Klassen 39 und 43, für Veranstaltung und Vermittlung von Ausflugsfahrten und Reisen, Reisebegleitung; Beförderung von Reisenden; Veranstaltung von Kreuzfahrten; Dienstleistungen von Verkehrsbüros; Autovermietung, Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Zimmerreservierungen., eingetragen (Marke via tmdb). Mit der Abmahnung wird zur Unterlassung der Benutzung des Zeichens “Romantik Hotel” im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit dem Angebot, der Vermittlung und/oder der Bewerbung von Hoteldienstleistungen aufgefordert und eine Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung von neun Tagen gesetzt. Weiter sollen Anwaltskosten iHv. 2420 EUR aus einem Gegenstandswert von 125.000 EUR erstattet werden. Diese Abmahnung erscheint aus mehreren Gründen problematisch: Weiterlesen

Vor der Markenanmeldung: den richtigen Namen finden

Produkte, Unternehmen und Marken gibt es wie Sand am Meer. Da ist es gar nicht so leicht, mit der eigenen Idee richtig aufzufallen und in Erinnerung zu bleiben. Aus diesem Grund macht es Sinn, die Wahl des Namens – egal ober Produkt- oder Firmenname – sorgfältig abzuwägen. Wie eine Namensfindung gut gelingt.

Wann ein Name erfolgversprechend ist

Ein guter Name lässt sich zu allererst gut merken, schreiben, aussprechen und passt optimal zum Vorhaben. Für einen erfolgversprechenden Namen muss aber noch eine weitere Komponente hinzukommen: Originalität.

Damit ist nicht (unbedingt) ein besonders witziger Name gemeint, sondern einer, der einfach etwas anders ist. Fragen Sie sich also: „Sticht mein Name irgendwie heraus und ist einzigartig?“
Eröffnen Sie z.B. eine Praxis für Physiotherapie, können Sie diese natürlich Physiopraxis Sandra Maier oder ähnlich nennen. Dann wissen Kunden Bescheid, worum es geht. Mehr aber auch nicht. Denn Sie wären nur einer unter vielen Physio-Namen. Gehen Sie daher kreativer an die Sache heran und wählen Sie beispielsweise einen Namen wie Körpermitte, VillaBalance oder Elementra.
„Das finde ich aber zu speziell.“, meinen Sie? Ja, genau darum geht es aber! Namen sind Geschmackssache. Finden Sie daher einen Namen, der zu Ihnen passt und Ihre Kundschaft anspricht. Finden sie genau den Namen, der Ihre Besonderheit ausdrückt, Ihre Vision oder was Sie anders machen als andere. Erst dann kann man auch über einen Markenschutz nachdenken, denn rein beschreibende Namen lassen sich nicht schützen.

Wie findet man unverbrauchte Ideen und neue Denkansätze?

Wenn Sie nicht schon von sich aus vor Ideen sprudeln, gibt es eine tolle Lösung: das Namensfindungs-Portal NameRobot. Das ist eine ausgeklügelte Software, die Sie beim kreativen Prozess der Namenssuche unterstützt: angefangen beim Finden schöner Stichwörter und Assoziationen bis zum „Verarbeiten“ der Stichwörter zu Namensideen. Selbst wenn Sie sich als weniger kreativ bezeichnen: NameRobot bietet für jedermann praktische Tipps und Funktionen, um Ideen und Namen zu generieren, die Ihnen sonst nicht ohne Weiteres eingefallen wären.
Haben Sie erste Namen gefunden, wollen Sie natürlich wissen, welche davon überhaupt näher in Betracht kommen. NameRobot bietet Ihnen da einen kurzen Vorabcheck nach verfügbaren Domain- und Markennamen. Auch unser Tool MarkenChk.de kann Ihnen eine erste Orientierung bieten.

Ihren guten Namen als Marke anmelden!

Haben Sie dann einen guten Markennamen gefunden, so sollten Sie nicht zögern, diesen auch als Marke zu schützen. Gerne beraten wir Sie hierzu. Rufen Sie uns einfach an unter 089 6666 10 89 oder informieren Sie sich gleich hier zur Markenanmeldung Deutschland, Markenanmeldung Europa oder internationalen Markenanmeldung.

BREUER LEHMANN RECHTSANWÄLTE ist Partner von namerobot.de

NameRobot

“Hat der Betreiber einer Internetplattform Anzeigen im Internet geschaltet, die über einen elektronischen Verweis unmittelbar zu schutzrechtsverletzenden Angeboten führen, treffen ihn erhöhte Kontrollpflichten. Ist der Plattformbetreiber in diesem Zusammenhang auf klare Rechtsverletzungen hingewiesen worden, muss er die über die elektronischen Verweise in seinen Anzeigen erreichbaren Angebote auf problemlos und zweifelsfrei erkennbare Schutzrechtsverletzungen überprüfen.”
BGH, Urteil vom 16. 5. 2013 – I ZR 216/11 – Kinderhochstühle im Internet II; OLG Hamburg

Betreiber einer Internetplattform, die es Dritten ermöglichen dort Angebote, Auktionen oder Kleinanzeigen einzustellen waren bisher regelmäßig priviliegiert, was die Haftung für die Inhalte der Plattform angeht. Uns interessieren hier vornehmlich Markenverletzungen oder Verletzungen von Designs (Geschmacksmustern). Nach Ansicht der Rechtsprechung hat der Betreiber einer Plattform nämlich nur eine neutrale Position inne, die ihn bisher nicht dazu verpflichtet hat, aktiv nach etwa markenverletzenden Plagiaten in “seinen” Inhalten zu stöbern und zu entfernen. Er stellt nur die Plattform dar. Die Inhalte liefern die Nutzer der Plattform.

Verlässt der Betreiber der Plattform aber seine neutrale Stellung und bindet Markenverletzungen oder Plagiate in seine Werbung (Adwords) ein, so kann er dafür haftbar gemacht werden. Im konkreten Fall hatte eBay Adwords-Anzeigen mit dem bekannten Kinderhochstuhl und dem entsprechenden Markennamen “Tripp Trapp” geschaltet (Beispiel “Tripp-Trapp Stuhl jetzt bei eBay kaufen” o.ä.). Problematisch war, dass der Link dann zu der Suchergebnisliste, den Angeboten bei eBay zu dem Markennamen zeigte. Dort waren nicht nur Original-Markenprodukte gelistet, sondern auch Plagiate bzw. Stühle anderer Markenhersteller.

Einer allgemeinen Prüfungspflicht von Diensteanbietern im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG für die von Nutzern auf ihre Server eingestellten Dateien steht § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG entgegen. Danach sind Diensteanbieter nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. Nach dieser Vorschrift, die auf Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 über den elektronischen Geschäftsverkehr beruht, sind Überwachungspflichten allgemeiner Art ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen sind dagegen Überwachungspflichten in spezifischen Fällen. Diensteanbieter, die von Nutzern bereitgestellte Informationen speichern, müssen außerdem die nach vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfalt aufwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindern (Erwägungsgrund 48 der Richtlinie 2000/31; vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2010 – I ZR 155/09, GRUR 2011, 617 Rn. 40 = WRP 2011, 881 – Sedo; Urteil vom 12. Juli 2012 – I ZR 18/11, BGHZ 194, 339 Rn. 19 – Alone in the Dark).

Nach diesen Maßstäben ist es der Beklagten als Betreiberin einer Internethandelsplattform grundsätzlich nicht zuzumuten, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 1025 Rn. 109 ff. und 139 – L’Oréal/eBay; BGH, Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 57/09, BGHZ 191, 19 Rn. 21 – Stiftparfüm; für einen Internetserviceprovider EuGH, Urteil vom 24. November 2011 – C-70/10, GRUR 2012, 265 Rn. 47 bis 54 – Scarlet/SABAM; für den Betreiber eines sozialen Netzwerks EuGH, Urteil vom 16. Februar 2012 – C-360/10, GRUR 2012, 382 Rn. 33 = WRP 2012, 429 – Netlog/SABAM). Wird sie allerdings auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen, muss sie nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch Vorsorge treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Schutzrechtsverletzungen kommt (BGHZ 158, 236, 252 – Internet-Versteigerung I; BGH, Urteil vom 30. April 2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 Rn. 51 = WRP 2008, 1104 – Internet-Versteigerung III; BGHZ 191, 19 Rn. 21 f. – Stiftparfüm; vgl. auch EuGH, GRUR 2011, 1025 Rn. 119 und Rn. 141 bis 143 – L’Oréal/eBay).

Diese Maßstäbe können allerdings nur dann uneingeschränkt gelten, solange die Beklagte ihre neutrale Stellung als Betreiberin der Internetplattform nicht verlässt. Übernimmt der Plattformbetreiber dagegen eine aktive Rolle durch Schaltung von Anzeigen, die unmittelbar zu schutzrechtsverletzenden Angeboten führen, treffen ihn regelmäßig weitergehende Prüfungspflichten.

Es kommt im Übrigen gar nicht so selten vor, dass eBay Adword-Anzeigen schaltet. Ob das automatisiert geschieht, ist nicht bekannt. Wenn aber redaktionell Adwords mit Markennamen für eBay erstellt werden, dann dies eine klare Markenverletzung darstellt, wenn dann nicht nur die Markenprodukte sondern auch Konkurrenzprodukte oder gar Plagiate beworben werden.

Im Recht der europäischen Gemeinschaftsmarken gibt es eine tolle Möglichkeit, ältere nationale Marken in europäische Marken umzuwandeln, ohne dabei den wertvollen Zeitrang, die wertvolle Priorität Ihrer Marke zu verlieren.

Umwandlung Ihrer deutschen Marke in eine europäische Gemeinschaftsmarke

Haben Sie schon eine deutsche Markenanmeldung, so können Sie diese ohne Verluste in eine europäische Gemeinschaftsmarke umwandeln. Bei Anmeldung der europäischen Marke nimmt man durch Bezug auf die ältere nationale Marke im Rahmen der so genannten Seniorität diesen älteren Zeitrang mit in die europäische Marke. Allerdings nur das Land betreffend, aus dem Ihre frühere Marke stammt. Haben Sie im Jahr 2005 eine deutsche Marke angemeldet und melden nun eine europäische Marke unter Inanspruchnahme der Seniorität an, so können Sie sich in Deutschland immer auf das Anmeldedatum in 2005 beziehen. Für die übrigen europäischen Mitgliedstaaten hat die neue EU-Marke dann den Zeitrang der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

Sie können so die deutsche Marke “auslaufen lassen” und nur noch mit der EU-Marke agieren. Das spart zum einen Kosten für die Verwaltung Ihres Markenportfolios und ist zum anderen auch einfacher zu überschauen, da Sie dann Ihre Marken nur noch in einem Register und nicht mehr in zwei Registern führen müssen.

Akzeptiert das europäische Harmonisierungsamt, welches zuständig für die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist, die beanspruchte Seniorität, so informiert es das nationale Amt hierüber.

Will man später wieder von der europäischen Marke zurück zur rein nationalen Anmeldung, der deutschen Marke aus 2005 in unserem obigen Beispiel, dann kann man die Gemeinschaftsmarke auch zurückwandeln in die nationale Marke. Die ursprüngliche Priorität für 2005 bleibt so erhalten, auch wenn die Gemeinschaftsmarke später wegfällt und die deutsche Marke zwischenzeitlich ausgelaufen ist.

Seniorität ist nicht gleich Priorität

Die Priorität bei Markenanmeldungen hingegen bedeutet, dass die Marke einen bestimmten Zeitrang hat. Diesen kann man über eine internationale Registrierung in Länder außerhalb der Basismarke (=Ihre deutsche Marke) übernehmen, wenn die Anmeldung der IR-Marke innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldung der Basismarke erfolgt. Wenn Sie bei Anmeldung Ihrer Marke schon wissen, dass Sie den Schutz dieser ins Ausland erstrecken wollen, dann sollten Sie unbedingt diese Prioritätsfrist beachten.

Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen der Markenanmeldung zur Beanspruchung von Seniorität und / oder Priorität.

Oder: Was ist der Unterschied zwischen dem TM-Zeichen und dem ®-Zeichen?

Das TM-Zeichen kommt aus dem angloamerikanischen Raum und steht dort für ein Zeichen, welches im geschäftlichen Verkehr tatsächlich wie eine Marke benutzt wird (Trademark). Durch den Zusatz “TM” zeigt der Inhaber des Zeichens, dass er Markenschutz für das Zeichen beansprucht. Denn anders als in Deutschland entsteht dort primär Markenschutz durch Benutzung, während hier Markenschutz durch Registrierung einer Marke vor dem deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Harmonisierungsamt (HABM, Europäische Marke) entsteht.

Das ® (“R im Kreis”) steht für eine registrierte, d.h. nicht nur angemeldete, sondern tatsächlich eingetragene Marke. Es wird in aller Regel von Markeninhabern verwendet und sollte wenn dann direkt an dem Zeichen stehen, welches als Marke tatsächlich registriert ist.

Ohne eingetragene Marke ist die Verwendung von TM oder ® regelmäßig wettbewerbswidrig

Verwendet man das Zeichen TM oder ® in Deutschland, ohne dass man eine Marke besitzt, dann ist dies wettbewerbswidrig und kann abgemahnt werden (BGH  Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 219/06 – Thermoroll (OLG Karlsruhe)). Es ist weiter irreführend, wenn man die Zeichen TM oder ® an den Bestandteil einer tatsächlich registrierten Marke setzt, der für sich genommen nicht schutzfähig ist. Man sollte das ® auch nicht an ein Logo heften, wenn tatsächlich nur das Wort geschützt ist und umgekehrt. Ein weiterer Fall der Irreführung der Verwendung von Markenzeichen kann vorliegen, wenn man das ® für eine Marke verwendet, die nicht für die beworbenen Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist.

Beispiel: Das Zeichen “XY ®” wird verwendet, um ein Restaurant zu bewerben, obwohl die Marke nicht für Dienstleistungen eines Restaurants geschützt ist.

Das Zeichen © wird hingegen für urheberrechtlich geschützte Werke verwendet und hat mit einer Marke zunächst nichts zu tun.

Das Kammergericht Berlin hat kürzlich entschieden, dass es nicht irreführend sei, wenn man in Deutschland das TM-Zeichen für eine angemeldete aber noch nicht eingetragene Marke verwendet.

Leitsatz
1. Der angesprochene deutschsprachige Verkehr wird, soweit ihm das TM-Symbol für “Unregistered Trademark” bekannt ist, die Verwendung dieses Symbols in Deutschland nahe liegend dahin verstehen, dass insoweit eine Markeneintragung beantragt worden ist.

2. Soweit Teile des angesprochenen Verkehrs einem Missverständnis (insbesondere Gleichsetzung mit dem Symbol “R im Kreis”) unterliegen, kann – wenn tatsächlich ein Markeneintragungsverfahren (mit einem einschlägigen Schutzbereich) anhängig ist – dies der Annahme einer wettbewerbsrechtlichen Irreführung im Rahmen einer Interessenabwägung entgegenstehen.

aus den Gründen

“Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich des im deutschsprachigen Internetauftritt der Antragsgegnerin verwendeten™-Zusatzes bei dem Slogan “Claim Your Right™” (in der Antragsschrift gestellter Verfügungsantrag zu Ziff. 2) verneint, § 5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 UWG.

Ein kleines hochgestelltes “TM” ist im angloamerikanischen Rechtskreis das Symbol für “Unregistered Trademark”. In diesem Rechtskreis ist dies der Fachbegriff für eine (noch) unregistrierte Warenmarke. Im angloamerikanischen Rechtskreis bewirkt das Symbol einen erhöhten Rechtsstatus (vergleiche Wikipedia.org “Unregistered Trade Mark”). Insoweit unterscheidet sich das TM-Symbol gerade von dem Symbol “R im Kreis” als Symbol im angloamerikanischen Rechtskreis für eine eingetragene Marke (zum Symbol “R im Kreis” und eine wettbewerbsrechtliche Irreführung vergleiche BGH, GRUR 2009, 888, TZ. 15 – Thermoroll; GRUR 1990, 364, juris Rn. 34ff – Baelz; Senat, MarkenR 2003, 360, juris Rn. 102; OLG Düsseldorf, NJW-Wettbr 1997, 5, juris Rn. 27; OLG Stuttgart, WRP 1994, 136, juris Rn. 13; das Symbol “R im Kreis” weitgehend gleichsetzend mit dem TM-Symbol: Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Auflage, § 5 Rn. 5.122).

Der vom Internetauftritt der Antragsgegnerin angesprochene deutschsprachige Verkehr, soweit ihm das TM-Symbol bekannt ist, wird die Verwendung dieses Symbols in Deutschland nahe liegend dahin verstehen, dass die Antragsgegnerin insoweit eine Markeneintragung beantragt hat. Dies trifft vorliegend auch zu. Ausweislich des von der Antragstellerin vorgelegten vorprozessualen Schriftwechsels verwendete die Antragsgegnerin die hier streitgegenständliche Aussage mit dem TM-Symbol während der Zeit, in der sie eine entsprechende europäische Markenanmeldung (mit einem auch hier einschlägigen Schutzbereich) betrieben hatte. Deshalb scheidet eine Irreführung dieses Teils des angesprochenen Verkehrs, der den objektiv richtigen Aussagegehalt erkennt, von vornherein aus.
[…]
Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung überwiegt dann der Schutz dieser Verbraucher nicht das Interesse der Antragsgegnerin, mit der Verwendung des TM-Symbols wahrheitsgemäß auf das laufende Antragsverfahren vor dem Markenamt hinzuweisen und damit den Rechtsverkehr und insbesondere Konkurrenten vor einer Verwendung des Slogans zu warnen. Es bleibt dann dem Rechtsverkehr und den Konkurrenten überlassen, eigenständig das Risiko zu beurteilen, ob der Antrag auf Eintragung der Marke (mit einem Schutzumfang, wie ihn der Zusammenhang aus der Verwendung des TM-Symbols durch die Antragsgegnerin nahe legt) Erfolg haben und der Verwender dann sogleich markenrechtlich in Anspruch genommen werden kann.”

Kommentar: wir meinen, die Rechtslage in Deutschland zur Verwendung bei bislang nicht eingetragenen Marken ist unsicher. Insofern empfehlen wir stets, die Eintragung einer Marke abzuwarten und erst dann das “R im Kreis” oder das “TM” zum Hinweis auf die Markeneintragung zu verwenden.

[Foto: Bild von Birgit Kinder, DPMA DE302010041093]

Im Auftrag unserer Mandantin, Frau Birgit Kinder, haben wir einen Antrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, um die Marken “Test the Rest” (Eintragung von 2010 und Eintragung von 2011) löschen zu lassen.

Die ESG East Side Gallery Merchandising GmbH hatte diese zuvor angemeldet und für zahlreiche Merchandising Artikel (Papierwaren, Schmuck, Bekleidung, Spiele etc.) als Marke schützen lassen. Die Marken erschöpfen sich in der Widergabe des berühmten Mauerbild von Birgit Kinder: der Trabant, der scheinbar die Berliner Mauer durchbricht.

Leider geschah die Anmeldung als Marke ohne Zustimmung der Künstlerin. Und leider wurde die Marken nach bisherigem Kenntnisstand nur verwendet, um Dritte abzumahnen.

Nachdem auch Dritte abgemahnt wurden, denen die Künstlerin an sich die Nutzung ihres Bildes z.B. für die Erstellung von Postern erlaubt hatte, wurde Frau Kinder erst aufmerksam auf die Markenanmeldung. Der Aufforderung an die East Side Merchandising GmbH, dies zu unterlassen und die Markenanmeldungen zurückzunehmen, kam diese nicht nach. Im Gegenteil liess sie die Künstlerin abmahnen, weil diese sich der Verwertung der Marken angeblich unrechtmäßig in den Weg stellte. Das ist paradox, da die Künstlerin niemals ihr Einverständnis gab, dass ihr eigenes Bild als Marke angemeldet wird.

Überdies besteht an Bildern, die dauerhaft z.B. an öffentlichen Plätzen oder an öffentlich zugänglichen Bauwerken angebracht sind, die so genannte Panoramafreiheit, § 59 UrhG. Die Rechte des Urhebers sind dort stark eingeschränkt und er kann sein Werk nur schwerlich selber wirtschaftlich verwerten. Wie das Urteil des Bundespatentgerichts “Hooschebaa” ( BPatG, Beschluss vom 21.08.2008 – 27 W (pat) 30/08) zeigt, ist die Anmeldung eines solchen Werkes als Marke in der Regel nicht möglich. Man spricht dann von der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung. Insbesondere natürlich auch dann, wenn sich die Marke gegen den eigentlichen Urheber oder deren Erben wendet und im Ergebnis nur zum Zwecke der Abmahnung verwendet wird.

So sehen wir das auch im vorliegen Fall des Mauerbildes “Test The Rest” von Birgit Kinder. Das Kunstwerk hätte ohne Zustimmung der Künstlerin gar nicht als Marke eingetragen werden dürfen, da es dem Urheberrecht unterliegt. Und darüber hinaus darf ein Kunstwerk, welches der Panoramafreiheit unterliegt, nicht über den Umweg der Markenanmeldung letztlich von Dritten monopolisiert werden.

Ohne Gestattung durch den oder die Inhaber des Urheberrechts greift die Monopolisierung an der bildlichen Wiedergabe der urheberrechtlich geschützten Figur, die mit der Begründung des Markenschutzes als einem neben dem Urheberrecht stehenden eigenen Schutzrecht zwangsläufig verbunden ist, aber in die Rechte Dritter – nämlich des Inhabers oder der Inhaber des Urheberrechts – ein, was für sich genommen bereits eine Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet.

(BPatG “Hooscheeba”)

Nicht zuletzt ist die wahre East Side Gallery mit seinen Künstlern mittlerweile ein starkes Stück deutscher Kultur- und Kunstgeschichte. Sie muss erhalten werden. Und sie muss geschützt werden, gegen solche Versuche “feindlicher Übernahmen”. Daher engagieren wir uns mit und für unsere Mandantin, die Marken löschen zu lassen, damit ihr Mauerbild “Test The Rest” wieder frei ist. Ein Beispiel, dem weitere folgen könnten…

“Ein Puff namens Mon Cherie*”

So oder so ähnlich titeln derzeit einige Schlagzeilen, die sich mit dem Rechtsstreit des Pralinenherstellers Ferrero und dem Münchner Bordell “Mon Cherie” befassen. Das “Mon Cherie” hatte zum Jahresanfang in München mit Werbeplakaten für sein Etablissement u.a. mit dem Spruch “Sie lieben Obst? Hier findet Man(n) die heißesten Früchtchen der Stadt!”. Die “W&V” hatte unter anderem darüber berichtet (Artikel). Die Nutzung des Namens “Mon Cherie”, die rot-rosa Aufmachung des Werbeplakats und der o.g. Spruch haben dem Pralienhersteller nicht gefallen, so dass er ohne Umschweife eine einstweilige Verfügung gegen die Werbung veranlasste und auch bekam. Das “Mon Cherie” legte dagegen Widerspruch ein. Den Fall kann man nämlich auch ganz anders entscheiden.

Grundlage für den Erlass der Verfügung war § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

“Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr […]
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.”

Markenverunglimpfung in der Rechtsprechung

Dazu gibt es Rechtsprechung. Die Marken Mars und Nivea waren einmal “Opfer” von Scherzartikelherstellen, die Kondomverpackungen mit der Aufschrift “Mars macht mobil, bei Arbeit, Sex und Spiel” bzw. Es tut Nivea als beim ersten Mal” versehen haben. Weiterlesen