Prüfung der Schutzfähigkeit von Marken

Marken müssen u.a. unterscheidungskräftig sein, um auch als Marke eingetragen werden zu können, § 8 Abs. 2 MarkenG. Der Begriff “Turnschuh” ist für Schuhwaren rein beschreibend und kann daher nicht als Marke eingetragen werden. Für Obst wäre der Begriff “Apple” ebenso nicht unterscheidungskräftig und daher nicht als Marke geeignet. In Bezug auf Computer hingegen ist der Begriff unterscheidungskräftig und daher auch – bekanntermaßen – eine Marke.

Stets aber muss beachtet werden, dass das angemeldete Zeichen immer im Hinblick auf die konkrete Ware oder Dienstleistung des damit eingereichten Klassenverzeichnisses auf Schutzfähigkeit hin überprüft werden muss.

Würde man – theoretisch – das Zeichen APPLE für Computer in Klasse 9 und Obst in Klasse 29 oder 31 (verarbeitet oder unverarbeitet), so dürfte das Markenanmt die Marke also nicht pauschal für alle beanspruchten Waren zurückweisen, sondern nur teilweise im Hinblick auf die Klassen 29 und 31.

So hat es das Bundespatentgericht, BPatG, 26 W (pat) 539/17 vom 13.06.2018 im Fall der Marke Harald Juhnke kürzlich wieder entscheiden müssen.

Markenamt muss differenziert prüfen, ob eine Marke – teilweise – schutzfähig ist, oder nicht

Dort hatte das DPMA die Marke “Harald Juhnke” zu pauschal für alle damals beanspruchten Waren und Dienstleistungen als nicht schutzfähig zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde zum Bundespatentgericht hatte jedoch zumindest in Teilen Erfolg. Denn das Markenamt hat es versäumt, im Detail zu prüfen, für welche Waren und / Dienstleistungen genau das Zeichen “Harald Juhnke” denn beschreibend ist und für welche eventuell nicht.

Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist.

[…]

Bei einer Vielzahl der in Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen, z. B.

„Dienstleistungen von Planetarien [Unterhaltung und Bildung]; Unterhaltung in Form der Darbietung von Fußballspielen; Unterhaltung in Form von Autorennen; Unterhaltung in Form von Ballettdarbietungen; Unterhaltung in Form von Baseballspielen; Unterhaltung in Form von Basketballspielen; Unterhaltung in Form von Boxkämpfen; Unterhaltung in Form von Flugschauen; Unterhaltung in Form von Gewichthebewettbewerben; Unterhaltung in Form von Golfspielen; Unterhaltung in Form von Segelregatten; Unterhaltung in Form von Tennisturnieren“,

ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Dienstleistungen das Leben oder Wirken von Harald Juhnke zum Gegenstand haben oder im künstlerischen Stil Harald Juhnkes erbracht werden sollen (vgl. BPatG 25 W (pat) 86/14 – Snowden).

bbb) Bei den beanspruchten alkoholischen Getränken der Klasse 33 wird die Markenstelle recherchieren müssen, ob diese in irgendeinem sachlichen Zusammenhang mit dem Schauspieler Harald Juhnke stehen, z. B. ob er ein entsprechendes Lieblingsgetränk hatte, und ob der Verkehr das Anmeldezeichen unter Berücksichtigung der wahrscheinlichsten Verwendungsform als reinen Sachhinweis darauf versteht.

ccc) Ferner bedarf es in Bezug auf die in Klasse 25 angemeldeten Bekleidungsstücke eingehender Recherche, ob die angesprochenen breiten Verkehrskreise bei der wahrscheinlichsten und praktisch bedeutsamsten Verwendungsform des Anmeldezeichens dieses mit dem Lebens- bzw. Modestil des Schauspielers in Verbindung bringen, darin ein Bekenntnis zu ihm oder ein bloßes Werbemittel sehen, oder ob ihm eine betriebliche Herkunftsfunktion zuzumessen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit dem geplanten Fernsehfilm über Harald Juhnke zu dessen 90. Geburtstag mit einem erhöhten Interesse an seiner Person verbunden ist, so dass eine Nachfrage nach entsprechenden Fanartikeln nicht ausgeschlossen werden kann.

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der beanspruchten Breite nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

Viele Zurückweisungsbeschlüsse der Markenämter sind zu pauschal und daher unbegründet

Wir melden sehr viele Marken jedes Jahr an. Dabei kommt es auch hin und wieder vor, dass eine Marke als nicht schutzfähig beanstandet wird. Im Hinblick auch auf die oben zitierte Rechtsprechung lohnt es sich aber, Beanstandungen nicht einfach hinzunehmen, sondern eventuell im Rahmen der Erinnerung oder auch der Beschwerde zum Bundespatentgericht Stellung zu nehmen und die Eintragung der Marke somit durchzusetzen. Denn nicht wenige Zurückweisungsbeschlüsse weisen den oben genannten Mangel auf: sie sind zu pauschal und differenzieren nicht weiter wie es das Bundespatentgericht fordert. Wir haben u.a. mit dieser Argumentation bereits einige Zurückweisungen überwunden.

Wurde Ihre Markenanmeldung als nicht schutzfähig beanstandet? Werfen Sie nicht die Flinte ins Korn. Wir helfen Ihnen gerne, die Eintragung Ihrer Marke dennoch durchzusetzen. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns Ihre Beanstandung oder Ihren Zurückweisungsbeschluss unverbindlich zur Prüfung zu. Wir freuen uns auf Sie.