Teil 1

I. Rechtliche Ausgangssituation

Grundsätzlich gewährleistet das MarkenG dem Inhaber eines Kennzeichens das umfassende und alleinige Benutzungsrecht an seinem geschützten Zeichen in dem geschützen Bereich (Klassifikation). Um die Monopolisierung seines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr sicherzustellen sieht das Markenrecht dem Benutzungsrecht korrespondierende Verbietungsrechte in Form von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen vor. Diesbezügliche Regelungen finden ihre gesetzliche Grundlage in §§ 14, 15 oder 17 II MarkenG. Diese sog. markengesetzlichen Verletzungsansprüche gelten jedoch nicht unbeschränkt. Das Interesse des Kennzeicheninhabers an der alleinigen Benutzung des Zeichens muss manchmal auch zurückweichen, insbesondere dann wenn die Benutzung bestimmter Arten von Angaben unmöglich gemacht würde, auf die andere Unternehmen angewiesen sind oder an denen zumindest im konkreten Verletzungsfall ein die Interessen des Kennzeichensinhabers überwiegendes Nutzungsinteresse Dritter anzuerkennen ist.

Diese juristische Problematik sollen folgende Beispielsfälle verdeutlichen: Darf ein Hersteller von Aluminiumrädern im Rahmen der Werbung die Marke eines exklusiven Sportwagens auf einer Abbildung dieses Sportwagens mit seinen Aluminimrädern verwenden, wenn Räder des Herstellers u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmt sind? Darf die Beschriftung einer Staubssaugerfiltertüte einen Vermerk enthalten, für welche Staubsauger sie verwendet werden kann? Dürfen Rasierklingen eines Hinweis enthalten für welche Rasierer sie geeignet sind? Darf eine KfZ Werkstatt unter Verwendung einer fremden Marke dafür werben, dass sie Autos einer fremden Marke instandsetzt, wartet oder verkauft?

Diese Beispiele ließen sich ins Unendliche weiterspinnen, doch zeigen sie deutlich das juristische Dilemma, das sich Verkäufer fremder Waren oder Herstellern von sogenannten No-name-Produkten im Rahmen der Produktwerbung stellen müssen.
Wie gestalte ich als Verkäufer meine Werbung beispielsweise im Rahmen eines Onlineshops für Produkte, die für Gebrauch von Waren fremder Marken bestimmt sind, ohne das Markenrechts des Inhabers zu unterlaufen? Die gleiche Frage stellt sich für das Angebot von Dienstleistungen, welche in Bezug auf Waren einer fremden Marke erbracht werden sollen.

Wir befinden uns hier in einer juristischen Zwickmühle: Einerseits gilt es das umfassende Benutzungsrecht des Kennzeicheninhabers zu beachten, andererseits statuiert das Gesetz gerade in § 23 MarkenG die kleine Rettungsinsel, die es erlaubt fremde Kennzeichens im Rahmen des eigenen Geschäftsverkehr zu benutzen. Also, wie erreicht man diese Rettungsinsel? Und wann hat man so juristisch gefestigten Boden erreicht, um nicht von der nächsten Abmahnwelle erfasst zu werden?

II. Rechtliche Anforderungen an die Werbung mit fremden Marken

Die Zulässigkeit eines Werbeeinsatzes fremder Marken ist in § 23 Nr.3 MarkenG gesetzlich verankert. Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Daraus lassen sich folgende Anforderungen für den Werbeeinsatz fremder Marken ableiten:

1. Vorliegen einer Bestimmungsangabe

Erstens muss es sich um eine Bestimmungsangabe handeln, wie z.B. „Rasierklingen passend für Rasierer XY“ oder „Staubsaugerfiltertüten geeignet für Staubsauer XY“.

2. Notwendigkeit der Bestimmungsangabe

Die Verwendung dieser Bestimmungsangabe muss des weiteren notwendig sein, d.h. der Öffentlichkeit kann eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung ohne Benutzung der Marke praktisch nicht übermittelt werden. Die Benutzung der fremden Marke muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um eine solche Benutzung zu liefern (vgl. EuGH GRUR 2005, 509- Gillette, Tz. 35.) Es genügt also nicht, dass die Angabe allgemein im Interesse der Abnehmer oder der Allgemeinheit an einem bestimmungsgemäßen Produktgebrauch liegt. Nicht jede Information, durch die der Verbraucher erfährt, wie das Produkt überhaupt einsetzbar ist, ist freigestellt, sondern nur die wirklich alternativlose (vgl. BGH GRUR 2005, 423, 425- Staubsaugerfiltertüten).

3. Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel

Als letztes darf die Benutzung der Marke auch nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Die Benutzung der Marke muss daher aufgrund richtlinienkonformer Auslegung des § 23 MarkenG unter Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel erfolgen (BGH GRUR 1999,992,995- BIG PACK).

Die Benutzung der fremden Marke entspricht dann den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, wenn sie den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise entgegensteht. Eine unlautere Benutzung liegt nach Ansicht des EuGH insbesondere in vier Fallgruppen vor, wenn sie (1) in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht, (2) den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt (3) die Marke herabsetzt bzw. schlechtmacht oder (4) eine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der geschützten Marke darstellt (EuGH GRUR 2005, 509 – Gillette, Tz. 49).

III. Ergebnis und rechtliche Würdigung

Dies bedeutet für unsere Ausgangsbeispielsfälle: Hinsichtlich der Rasierklingen hat der EuGH die Benutzung einer fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer von einem Dritten vertriebenen Ware als zulässig erachtet, da der Hinweis auf die fremde Marke notwendig ist, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung dieser Ware zu liefern (EuGH, Urteil vom 17. 3. 2005 – C-228/03- Gillette). Ebenso erklärte der BGH den Bestimmungshinweis der Staubsaugertüten (BGH, Urteil vom 20. 1. 2005 – I ZR 34/02 (OLG Nürnberg) sowie auch die Werbung für Aluminiumräder unter Verwendung der fremden Marke (BGH, Urteil vom 15. 7. 2004 – I ZR 37/01 (OLG Stuttgart) für zulässig. Der EuGH wendet seine Grundsätze hinsichtlich der notwendigen Bestimmungsangabe auch im Bereich der Dienstleistungen an, so dass ebenso eine Kfz-Werkstatt unter Verwendung einer fremden Marke werben darf, wenn sie Autos einer fremden Marke instandsetzt, wartet oder verkauft (EuGH, Urteil vom 23.02.1999 – C- 63/97).

Als Ergebnis ist daher festzuhalten: Die Rechtsprechung des EuGH sowie auch des BGH stellen eindeutig klar, dass die Benutzung einer fremden Marke unter den Voraussetzungen des § 23 MarkenG gestattet ist. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Rechtsprechung die einzelnen Anforderungen des § 23 MarkenG weiter konkretisieren wird. Ausgangspunkt wird aber immer der Einzelfall sein, so dass es weiterhin im konkreten Fall der Prüfung einer alternativlosen Notwendigkeit der Bestimmungsangabe sowie der Einhaltung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel bedarf.

(js)

“Ja und Nein, ich mein’ Jein”

Slogans als Marke grundsätzlich möglich

Slogans sind grundsätzlich als zusammengesetzte Wortmarken schutzfähig. Wenn sie denn unterscheidungskräftig sind und nicht werbeübliche Aussagen transportieren. Marken, und so auch Slogans als Marke, müssen geeignet sein, auf ein Unternehmen als Ursprung hinzuweisen. Das maßgebliche Publikum, der Verbraucher darf den Slogan nicht nur als Werbeaussage, sondern als Hinweis auf ein Unternehmen verstehen.

Das Bundespatentgericht hat dabei folgende Grundsätze aufgestellt und bestätigt, dass Slogans als Marke grundsätzlich nicht restriktiver behandelt werden dürfen als sonstige Wortmarken.

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 36 – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 32, 44 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 12 – My World; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 12 – Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 38 – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 und Rn. 36 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 39 – Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 31, 32 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. – Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 – Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 – Test it.). [BPatG Beschluss vom 05.07.2012 – 30 W (pat) 40/11]

Slogans nicht als Marke schutzfähig, wenn sie branchenübliche Werbesprüche sind

Der von Haus aus unterscheidungskräftige Slogan “Aus Akten werden Fakten” wurde mit der Zeit in der betreffenden Branche zu einer branchenübliche Aussage. Das Gericht war der Auffasung, dass er daher nicht (mehr) einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden konnte. Die Hauptfunktion der Marke war insofern nicht gewährleistet. Insofern kann der SLogan auch nicht (mehr) als Marke geschützt werden. Anders erging es dem Slogan “Vorsprung durch Technik”. Audi hat hier den Markenschutz in Europa durchsetzen können, weil der Slogan überragend bekannt war und die angesprochenen Verkehrskreise ihn auf das Unternehmen Audi zurückführen (EuGH, Urteil vom 21. 1. 2010 – C-398/08 P).

Letzten Endes ist es leider extrem schwer vorherzusagen, ob ein konkreter Slogan als Marke schutzfähig ist. Es scheint hier, dass die deutsche Rechtsprechung versucht, die Anforderungen an den Markenschutz von Slogans den üblichen Anforderungen an den Schutz von Wortmarken gleichzustellen. Dabei kritisiert es die Rechtsprechung des EuGH, die z.B. im Urteil “Vorsprung durch Technik” besondere Anforderungen an den Schutz von Slogans stellte. Der EugH hat dort z.B. ausgeführt, die sloganartige Wortfolge müsse phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen. Gleichzeitig aber gesteht das BPatG zu, dass Slogans in der “Wirklichkeit” anders wahrgenommen würden als herkömmliche Markenformen wie Worte oder Logos allein. In aller Regel wird man Slogans nicht einem bestimmten Unternehmen zuordnen können. Slogans als Marke zu schützen ist daher immer mit dem Risiko der Beanstandung durch das Amt verbunden, so dass man wohl nie davon ausgehen sollte, dass der Markenschutz bei Slogans reibungslos verläuft.

Tag: Slogans als Marke

Folgende Slogans wurden schon als Marke geschützt:

“Alles im grünen Bereich. Alles.” für Biere (Markeninfos auf tmdb.de)

“GEIZ IST GEIL” – Slogan der Saturn Media (Markeninfos auf tmdb.de)

“Möbel, die’s nicht gibt.” (Markeninfos auf tmdb.de)

“Das Beste am Frühling” (Markeninfos auf tmdb.de)